Le Protocole de Madrid fournit un système centralisé permettant aux propriétaires de marques de déposer, d'enregistrer, de renouveler et de maintenir des marques internationales et, depuis le 17 juin 2019, il est possible pour les demandeurs de désigner le Canada dans les demandes internationales. Maintenant, plus de deux ans après l'adhésion du Canada au Protocole, un certain nombre de demandes de Protocole (environ 10 % de toutes les demandes de Protocole déposées) sont passées par l'examen et peuvent faire l'objet d'une opposition de tiers. Le moment est donc bien choisi pour que les parties se familiarisent à nouveau avec les différences entre la procédure d'opposition pour les demandes nationales (canadiennes) et les demandes de Protocole.
Une fois qu'une déclaration d'opposition a été déposée, les oppositions contre les demandes nationales et les demandes de protocole suivent généralement le même processus. Cependant, il existe des différences importantes au début d'une opposition contre une demande de protocole qui pourraient s'avérer fatales pour l'opposition si elles ne sont pas prises en compte. Il convient de noter en particulier le délai dans lequel une déclaration d'opposition doit être déposée pour entamer une procédure d'opposition. Pour les demandes nationales, ce délai peut être prolongé d’un délai de quatre mois au maximum et d'un délai supplémentaire de "cooling-off" (réflexion) de neuf mois. Au total, une déclaration d'opposition contre une demande nationale peut être déposée jusqu'à 13 mois après la clôture de la période de publicité, et parfois même plus longtemps, si des circonstances exceptionnelles existent. En revanche, une déclaration d'opposition à une demande de protocole ne doit pas être déposée plus de quatre mois après la clôture de la période de publicité (article 125 du règlement sur les marques). Cela signifie que le délai d'opposition initial (qui est de deux mois à compter de la date de l'annonce) ne peut être prolongé au-delà de quatre mois, quel que soit le consentement des parties ou l'existence de circonstances exceptionnelles - il n'est pas possible de bénéficier d'un délai de réflexion supplémentaire avant de déposer une déclaration d'opposition. Ce délai ferme est nécessaire pour garantir que la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) se conforme à l'article 5(2)(c), du Protocole de Madrid, qui exige que la COMC notifie au Bureau international (BI) une opposition au titre du Protocole au plus tard sept mois après la date à laquelle la période d'opposition commence. Étant donné que la période d'opposition au Canada commence au début de la publicité, qui est une période de deux mois, une seule prolongation de référence de quatre mois porte le délai de la publicité à six mois, ce qui donne à la COMC un mois pour notifier au BI une opposition, comme l'exige le Protocole. La COMC a également précisé récemment que des prolongations rétroactives en vertu de l'article 47(2) de la Loi sur les marques de commerce sont possibles en ce qui concerne le dépôt d'une déclaration d'opposition dans le cadre d'une demande de protocole, à condition que la demande soit justifiée et, surtout, que le délai prolongé ne soit pas supérieur à six mois à compter de la date à laquelle la période d'opposition a commencé.
Compte tenu du délai strict pour s'opposer à une demande de protocole, la COMC exige qu'une déclaration d'opposition soit préparée et déposée par le biais des services électroniques de la COMC. Le dépôt en ligne aide la COMC à respecter les délais fixés par le Protocole et l'utilisation du formulaire électronique de déclaration d'opposition garantit que les parties fournissent à la COMC les informations nécessaires à soumettre au BI en vertu de l'article 127 du Règlement sur les marques de commerce. La COMC met en garde contre la soumission d'une déclaration d'opposition dans tout autre format, tel qu'un PDF joint au formulaire électronique de déclaration d'opposition (ce qui est souvent le cas pour les oppositions nationales), en raison de la possibilité d'introduire des divergences et de plaider indûment des motifs d'opposition pertinents pour les demandes de protocole.
Une dernière considération, étant donné les délais supplémentaires pour s'opposer aux demandes de protocole, pour les restrictions liées à l'ajout de nouveaux motifs d'opposition (article 128 du Règlement sur les marques de commerce). Étant donné que la COMC doit informer le BI des oppositions aux demandes de protocole et de la portée du refus provisoire (c'est-à-dire des motifs d'opposition), aucun nouveau motif d'opposition ne peut être ajouté à une déclaration d'opposition. Dans certains cas, les modifications apportées à des motifs existants peuvent être considérées comme un nouveau motif, "si la modification change substantiellement la base sur laquelle ce motif a été initialement plaidé". Toutefois, la COMC a récemment indiqué qu'une modification visant à inclure un motif d'opposition au titre de l'article 12(1)(d) (la marque faisant l'objet de la demande prête à confusion avec une marque enregistrée) sur la base d'une demande d'enregistrement pendant la durée de l’opposition ne sera pas considérée comme un nouveau motif d'opposition, pour autant que la demande correspondante ait été initialement mentionnée dans la déclaration d'opposition. Les opposants à des demandes de protocole qui souhaitent déposer un squelette d’opposition pour préserver leurs droits, et qui souhaitent en même temps être prudents en ce qui concerne la position avancée, devront faire preuve de prudence, en particulier au fur et à mesure que la pratique canadienne évolue pour gérer l'indisponibilité d'un délai de réflexion.
Étant donné les exigences strictes en matière de délais et de dépôt pour s'opposer aux demandes de protocole, les parties qui envisagent de s'opposer à une demande de protocole devraient également se familiariser avec les procédures énoncées dans l'avis de pratique intitulé Opposition aux demandes prévues au Protocole et procédure de radiation prévue à l'article 45 à l’encontre d’enregistrements prévus au Protocole, et peuvent bien sûr consulter un spécialiste en marques de l’équipe Marks & Clerk pour les conseiller et les accompagner dans cette démarche.
