En bref :
- On désigne par marques virtuelles ou fictives celles dont, par exemple, les noms de produits ou d'entreprises n'existent que dans un film ou un jeu vidéo.
- La popularité de l'histoire ou du support dans lequel les marques/produits sont présentés fait émerger le désir de profiter de la reconnaissance et de la réputation virtuelle sur le marché.
- Selon les lois actuelles, les titulaires de droits doivent souvent recourir au droit d'auteur ou à des formes de propriété intellectuelle autres que les marques, car l'utilisation d'un nom de marque dans un contenu virtuel ou dans le cadre d'un monde imaginaire n'assure pas nécessairement la protection des biens physiques.
- Il se peut que le paysage juridique évolue en raison de l'attention croissante portée aux possibilités de commercialisation des biens virtuels, par exemple par le biais des JNF (jetons non fongibles), qui commence aussi à influencer la manière dont les titulaires de droits enregistrent et protègent leurs marques.
Et plus en détail :
L'excitation récente autour du « metaverse », des JNF et du marché des « produits virtuels » ne cessant de croître, c'est le bon moment pour examiner de plus près la protection des marques dans le domaine des jeux informatiques et des environnements de réalité virtuelle, ainsi que dans l'art, le cinéma et d'autres médias plus largement. Notamment, en tant qu’auteur de cet article, mon but est d’analyser ce qui se passe lorsque les créations artistiques et les marques « virtuelles » ou « fictives » commencent à avoir une vie propre.
Contexte
L'utilisation de marques et d'autres éléments protégés par le droit d'auteur dans des œuvres créatives, par exemple artistiques ou cinématographiques et, plus récemment, dans des jeux informatiques et des applications de réalité virtuelle, était jusqu'à présent un sujet quelque peu unilatéral. En effet, la jurisprudence antérieure mettait plutôt l'accent sur l'utilisation (non autorisée), dans des œuvres créatives, de marques existantes et de produits portant des marques, lesquelles bénéficient déjà, dans de nombreux cas, d’une présence et d’une réputation significatives sur le marché.
Par exemple, il peut s’avérer opportun que le personnage d'un film conduise une marque de voiture déterminée en raison des connotations associées à cette marque et de la façon dont l'image contribue à construire le personnage dans le média artistique. James Bond n'aurait sans doute pas la même allure au volant d'une voiture à petit budget.
En ce qui concerne le placement de produit, les principes sont relativement simples : les propriétaires de marques souhaitent que celles-ci soient présentées dans des œuvres créatives, de telle sorte que cela renforce l’attractivité des produits et le prestige de la marque. Inversement, il convient aussi d'éviter des utilisations qui, d'une manière ou d'une autre, ternissent la réputation de la marque, par exemple lorsque les produits présentés semblent de qualité inférieure ou que l’on utilise la marque (logos et autres stylisations) de façon incorrecte ou non souhaitable, qui repose notamment sur une association négative. Dans d'autres cas, les normes publicitaires peuvent restreindre l'affichage des marques pour des raisons de politique ou de santé publique , comme dans le domaine des cigarettes ou de l'alcool.
Certains droits des propriétaires de marques permettant de protéger leur propriété intellectuelle contre une utilisation non autorisée font toutefois l’objet d'exceptions significatives. Il s’agit notamment des dispositions d'utilisation équitable de la loi sur le droit d'auteur qui autorisent, sous certaines conditions, l'utilisation équitable d'éléments d'une œuvre artistique à des fins d'éducation et de parodie, par exemple. En ce qui concerne les marques, la situation est en principe différente.
Ainsi que l’ont évoqué mes collègues Jack Kenny et Mike Shaw en 2016, il n'existe au Royaume-Uni ou dans l'UE, contrairement aux États-Unis, aucune disposition similaire en ce qui concerne les « parodies de marques ». En effet, une telle exception pour parodie peut ne pas être souhaitable -ou nécessaire- car elle pourrait limiter outre mesure les possibilités du propriétaire d'une marque à exploiter ou à faire valoir ses droits. Les dispositions existantes de la Loi de 1994 sur les marques, ainsi qu'une abondante jurisprudence, fournissent déjà une orientation sur les cas où l'utilisation d'une marque (ou d'une marque similaire) constitue une contrefaçon et, inversement, sur ceux où elle ne constitue pas une contrefaçon.
Ainsi, s'agissant des personnages de jeux et de divers dessins et modèles qu'un utilisateur pourrait rencontrer dans un film, un jeu informatique ou dans d'autres environnements de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, il existe une éventuelle protection sous la forme de droits d'auteur, de dessins et modèles, ainsi que de marques. Dans cet article, je me concentrerai essentiellement sur l'utilisation des marques dans les environnements précités et sur les mesures de protection dont peuvent bénéficier les titulaires de droits.
Briser le quatrième mur
Par rapport au scénario impliquant le placement de produits ou l'utilisation de marques « réelles », comme exposé ci-dessus, les choses se compliquent lorsque les œuvres de création présentent des « marques de fiction ». Ce sont des noms de marques et des logos apposés sur des produits ou sous lesquels des services sont fournis dans un monde de fiction, sans qu'il n’existe de contrepartie (autorisée) dans le monde physique. La « bière Duff », de la série d’animation Les Simpson, est un exemple célèbre de marque fictive. En raison de la popularité de la série, différentes brasseries ont tenté au fil du temps d'introduire la bière virtuelle « Duff » dans le monde réel, profitant sans doute de la réputation -ou du moins de la nature reconnaissable- acquise par la marque et le logo fictifs grâce à leur utilisation dans le dessin animé. Jusqu’à présent, dans le cas de « Duff », les propriétaires des droits sur « Les Simpson », la Twentieth Century Fox Film Corporation, ont fait valoir la loi sur le droit d'auteur pour interdire certaines utilisations non autorisées. Toutefois, la protection qu’offre le droit d'auteur est plus limitée et ne s'étendrait pas au mot « DUFF » en lui-même.
Pour que la protection du droit d'auteur soit réellement mise en évidence, le contrevenant ne doit pas se contenter d’utiliser le nom « Duff », mais éventuellement aussi la stylisation du logo, une police connue de la série et associée à celle-ci, des illustrations ou des images de personnages, ou d'autres œuvres protégées par le droit d'auteur qui permettraient au titulaire des droits d'intenter une action efficace.
Toutefois, ces actions en justice ont tendance à être plus difficiles à justifier et plus onéreuses à mener que les oppositions ou les actions en contrefaçon fondées sur des marques enregistrées. Ces dernières révèlent un taux d'incidence nettement plus élevé, bénéficient de règles de procédure et de preuve plus claires et plus simples, ainsi que d'une jurisprudence plus développée. Leurs résultats sont donc plus prévisibles. En outre, l'enregistrement d'une marque confère un droit unique qui peut se prolonger à l’infini, alors que la plupart des autres formes de propriété intellectuelle ont une durée de vie limitée.
Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement enregistrer la marque fictive pour les produits ou services sur lesquels elle est utilisée dans le cadre virtuel ?
Dans la plupart des territoires de la planète, il faudra identifier les produits et/ou services spécifiques pour lesquels la protection est demandée lors du dépôt d'une marque. En d'autres termes, la protection ne s'étend pas automatiquement à tous les produits et services pouvant exister.
Le problème est que, dans bon nombre de ces territoires, si l’on veut maintenir la validité de l'enregistrement, il faut faire un usage commercial réel d'une marque pour les produits et services couverts par celui-ci. Au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, par exemple, les enregistrements de marques sont susceptibles d'être annulés pour défaut d'usage après un délai de grâce de cinq ans à compter de leur enregistrement. Il faut aussi tenir compte du fait qu'au Royaume-Uni, notamment, le demandeur doit déclarer son intention de bonne foi d'utiliser la marque pour les produits et/ou services faisant l'objet de la demande. Lorsque cette intention est manifestement inexistante, cela peut avoir des répercussions pour le demandeur, comme la perte de ses droits et d'autres éventuelles sanctions.
Dans d'autres territoires, comme les États-Unis, pour que l'enregistrement soit accordé en premier lieu, il faut parfois démontrer qu'une marque fait l’objet d’une utilisation commerciale pour les produits et/ou services sur lesquels porte la demande. Il se peut aussi que l’on doive démontrer, de temps à autre, que l’utilisation se fait de manière continue.
Par conséquent, l'obstacle auquel peuvent se trouver confrontés les propriétaires de marques fictives, comme Duff, est le choix entre la commercialisation des produits ou services couverts par la marque fictive dans le monde réel ou la concession de licences de ces droits à des tiers (c’est le cas de la franchise de bars et de restaurants Coyote Ugly), ou encore la perte des enregistrements de leur(s) marque(s) une fois que celles-ci sont susceptibles d’être contestées par des tiers.
Pour les raisons qui précèdent, la contrefaçon traditionnelle de marque enregistrée n'a pas constitué à ce jour le principal motif d'action contre les imitateurs. Les actions en justice contre les utilisations non autorisées ont surtout consisté à invoquer la violation du droit d'auteur, la substitution trompeuse ou l’invocation d'autres droits de propriété intellectuelle, comme les dessins et modèles enregistrés et/ou non enregistrés. L'émergence d'une nouvelle tendance consistant à déposer des demandes pour des « biens virtuels » spécifiques pourrait toutefois annoncer un changement dans la manière dont les juridictions abordent la contrefaçon de marque.
On peut avancer que les « chaussures virtuelles » de la classe 9, commercialisées sur la base des JNF, devraient être considérées comme étant similaires aux « chaussures réelles » de la classe 25, même si les catégories plus étendues de « logiciels » et de « chaussures » demeurent bien distinctes. Ceci se vérifie notamment si le marché se développe dans la perspective de lier l'achat de biens physiques à la propriété de ces mêmes biens dans un format virtuel, et peut-être même l’inverse. En effet, de nombreux fabricants de baskets permettent déjà à leurs clients de personnaliser l'apparence de leurs chaussures avant la fin du processus de fabrication et la vente physique.
Qu'en est-il de la réputation ?
Une troisième option pourrait consister à se fonder sur la réputation d'une marque enregistrée dans une classe différente de produits ou de services, par exemple la réputation acquise par l'usage d'une marque en relation avec des « services de divertissement », qui pourrait ensuite être invoquée pour contester l'utilisation de produits et/ou de services différents. Pour invoquer la réputation, le propriétaire d'une marque doit démontrer que : a) la marque jouit d'une réputation sur le territoire en question ; b) qu'il existe un lien entre l'usage ultérieur de la marque pour des produits ou services différents et la marque originale dans l'esprit du consommateur ; c) qu'un tel usage tirerait indûment avantage ou porterait préjudice au caractère distinctif ou à la réputation de la marque antérieure ; et d) que l'usage ultérieur de la marque ne repose sur aucun motif valable.
Si cette voie semble prometteuse en tant qu'option éventuelle, certains problèmes subsisteront néanmoins :
- Il est déjà assez complexe de démontrer un degré suffisant de réputation pour une marque « courante », à plus forte raison s'agissant d'une marque « fictive » ou « virtuelle ».
- Les preuves à l'appui d'une réputation devront en général démontrer qu’il existe un investissement significatif dans la promotion de la marque (en relation avec les produits ou services pour lesquels la réputation est revendiquée), un volume significatif de ventes sur le territoire concerné, un niveau important de reconnaissance parmi les consommateurs ou les organisations industrielles pertinentes, etc.
- Même si une marque fictive est enregistrée pour des « services de divertissement », son utilisation dans un environnement fictif ou virtuel pourrait ne pas constituer un usage authentique de la marque telle qu'elle est enregistrée, car la marque est utilisée dans le cadre de services de divertissement mais pas en tant qu’indicateur d'origine pour les services de divertissement eux-mêmes. Pour revenir à la « bière Duff », la production, la diffusion et la commercialisation d'une émission sous le titre « Les Simpson » constitueraient des « services de divertissement » pour la marque « Les Simpson » car un consommateur serait en mesure de reconnaître la série et, par exemple, de commander d'autres épisodes (de répéter un achat) sur une plateforme de streaming. L'existence d'une « bière Duff » dans les épisodes des Simpson pourrait ne pas satisfaire aux exigences d’une utilisation authentique, car « Duff » n'est pas l'indicateur d'origine employé dans le contexte précité et, par conséquent, les consommateurs ne pourraient pas s'y fier pour leurs futurs achats.
- Même si le titulaire de l'enregistrement d'une marque fictive était en mesure de prouver que sa marque fait l'objet d'une utilisation authentique, en raison de la nature de cet usage, il serait toutefois plus difficile de s'appuyer sur celui-ci pour démontrer la réputation de la marque et satisfaire aux autres critères ci-dessus dans le cadre des oppositions ou des actions en contrefaçon de marque fondées sur des marques réputées.
Cela peut même aboutir à une situation paradoxale où une marque de fiction enregistrée sera reconnue par les fans ou les consommateurs du média de divertissement -et deviendra, par conséquent, une marque que l’on peut souhaiter introduire dans le monde physique- alors que la nature de son utilisation par le propriétaire pourrait ne pas permettre de défendre une réputation pour empêcher les tiers de l'exploiter sans autorisation.
Substitution trompeuse (juridictions de droit commun)
Au Royaume-Uni, il est possible d'invoquer le délit de substitution trompeuse (passing off) pour empêcher l'utilisation non autorisée de certains droits de propriété intellectuelle « non enregistrés » et demander des dommages et intérêts. D'une part, la substitution trompeuse offre un peu plus de flexibilité, car la « bonne volonté » et la « réputation » revendiquées peuvent persister dans de multiples aspects différents d'un produit ou d'un service, qui peuvent dépasser les limites plus étroitement définies des droits enregistrés. Les revendications de substitution trompeuse peuvent, par exemple, se fonder sur le nom de la marque, l'habillage commercial, la forme des produits, le style et les éléments de marketing, etc.
D'autre part, en plus de devoir démontrer la « bonne volonté » et de la « réputation », pour qu'une plainte pour substitution trompeuse aboutisse, il faudrait aussi démontrer l’existence d’une « fausse déclaration » de la part du défendeur, c'est-à-dire que le défendeur a tenté de tromper les consommateurs et de faire passer ses produits pour ceux du demandeur, ou de prétendre que les produits du demandeur proviennent en réalité de chez lui ; et également un « dommage » ou une probabilité réelle de dommage de l’écart d’acquisition et de l'activité commerciale du demandeur. Sans cette « trinité » de facteurs, une plainte pour substitution trompeuse ne peut aboutir.
Dans le contexte du scénario de la bière « Duff », par exemple, une action en substitution trompeuse pourrait éventuellement aboutir si le défendeur fait des références claires aux « Simpson », indique ou suggère une affiliation avec les producteurs de l'émission ou les détenteurs des droits, ou tente par un autre biais de s'associer à la valeur dont jouit la bière fictive (par exemple, en adoptant un habillage commercial similaire).
Les États-Unis nous fournissent des exemples d'actions réussies, comme celui où la « violation de marque de droit commun » ou la « concurrence déloyale » n’ont pas permis d’utiliser le nom du DAILY PLANET (nom du journal où travaille Clark Kent dans Superman) dans le monde réel. De même, Viacom, le titulaire des droits sur le dessin animé SpongeBob SquarePants a pu interdire l'utilisation du nom du restaurant fictif KRUSTY KRAB pour un restaurant réel. Dans ces cas, cependant, les titulaires de droits avaient fait un certain usage des marques fictives dans le monde réel, par exemple en concédant des licences ou en commercialisant d'autres produits, comme des accessoires portant le nom des marques dans le monde réel, pendant une longue période.
Il est important de noter que la substitution trompeuse et le recours au droit d'auteur pourraient aussi être pertinents dans le contexte du merchandising associé à des personnages et/ou des artefacts de jeux, c'est-à-dire des objets virtuels qui ne présentent pas forcément une marque spécifique mais qui seront néanmoins reconnaissables par les amateurs de ces jeux.
Dans ce contexte, qu'en est-il des JNF et des « biens virtuels » ?
L'apparition des JNF ou « jetons non fongibles » ne change pas vraiment la donne en ce qui concerne les lois régissant la propriété intellectuelle. Par essence, un JNF est ce qui rend unique la copie d'un article virtuel, par exemple un fichier image ou un modèle 3D. Toutefois, il ne confère pas en soi au propriétaire du JNF de droits sur le matériel source (à moins qu'il ne soit accompagné d'un accord de transfert de propriété).
Cependant, l'émergence des JNF au titre d'investissement et de « véhicule de propriété » montre que le public consommateur prend de plus en plus conscience du fait que les environnements et les biens virtuels ont une valeur plus que transitoire. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle suscitent également l'intérêt et l'investissement car ils développent de nouveaux produits (virtuels) et de nouvelles façons de commercialiser leurs marques. Il en résulte une tendance nouvelle et croissante à demander l'enregistrement de marques pour des « produits virtuels » et des dessins et modèles pour des formes, qui ne seront commercialisées que dans des environnements virtuels.
Indépendamment de la création d'objets de collection, dont le nombre peut être limité ou non, les JNF pourraient servir à l'avenir à indiquer la propriété de divers actifs de propriété intellectuelle. Cela permettrait ainsi de réduire le temps et les efforts nécessaires à la production de preuves sur les droits d'auteur ou d'autres types de propriété intellectuelle dans le cadre de procédures judiciaires, car toutes les informations pertinentes et la chaîne de titres pourraient être contenues dans le JNF lui-même.
Cela dit, il se pourrait, en cas de contestation, que la validité des informations contenues dans ce JNF ou s'y rapportant doive encore être confirmée à l'ancienne. L'auteur du présent article ne s'attend pas à ce que les JNF introduisent pour l'instant des changements significatifs dans les procédures d'application des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, si la protection des « biens virtuels » devait être pleinement reconnue, elle aurait des répercussions sur des objets identiques ou similaires dans le monde réel.
Quelles sont donc les mesures pratiques que les industries créatives peuvent adopter pour empêcher les utilisations non autorisées ?
- Comme nous l'avons vu plus haut, les titulaires de droits peuvent être en mesure de s'appuyer sur d'autres types de propriété intellectuelle, comme le droit d'auteur et les dessins et modèles enregistrés et non enregistrés. Il serait souhaitable, dès le début, de conserver une « salle de données virtuelle » pour stocker tous les actifs de propriété intellectuelle, qu'ils aient ou non été officiellement enregistrés, ainsi que les accords connexes.
- Au Royaume-Uni et dans l'UE, il serait possible de demander l'enregistrement d'une marque pour les produits et services liés au support, c'est-à-dire « les jeux informatiques », les « services de divertissement », ainsi que les produits et/ou services virtuels pour lesquels la marque est utilisée dans l'œuvre de fiction.
- L'existence du délai de grâce permet au titulaire de la marque de disposer effectivement d’environ cinq ans avant de devoir, soit commencer à produire/fournir les produits et/ou services lui-même, soit concéder une licence de la marque à l'égard de ces derniers à un tiers intéressé. Un contrat de licence pourrait, entre autres, permettre au propriétaire de la marque de réglementer les conditions d'utilisation de la marque, la qualité des produits et l'étendue de son lien avec l'œuvre de fiction.
- Si le titulaire ne peut ou ne veut pas faire un usage réel de la marque pour les « produits ou services virtuels », le délai de grâce pourrait éventuellement lui donner l'occasion d'investir et d'obtenir des preuves de la réputation de la marque en ce qui concerne les produits et/ou services de base, qu'il pourrait alors invoquer à l'encontre de produits différents. Dans ce cas, il pourrait soit renoncer de manière proactive aux « produits et/ou services fictifs » de la spécification, soit ne pas les invoquer dans toute procédure.
Le marché commence à adopter de plus en plus d'expériences véritablement immersives et il sera donc utile de préparer très en amont une stratégie de propriété intellectuelle qui évoluera en même temps que les activités de l'entreprise et le cycle de vie d'un produit.
Les développeurs de jeux vidéo, de logiciels de réalité augmentée et de logiciels de réalité virtuelle, mais aussi d'autres professionnels du secteur des industries créatives, devraient s'adresser à des avocats spécialisés en propriété intellectuelle afin de protéger leurs créations artistiques et leurs investissements commerciaux contre toute exploitation non autorisée. Des conseils efficaces en matière de propriété intellectuelle peuvent également garantir que d’autres voies possibles d'exploitation future des droits de propriété intellectuelle ne sont pas exclues et permettent en général une approche plus rationnelle et rentable.
