Comme nous l’avons annoncé récemment, la Juridiction Unifiée du Brevet (ci-après JUB) devrait bientôt voir le jour et fournir en Europe un nouveau cadre juridique aux actions en matière de contrefaçon et de validité. Il semble évident que le brevet unitaire créé récemment (qui sera disponible en même temps que la JUB) doit relever de la compétence de cette nouvelle juridiction, mais certains sont surpris par le fait que les brevets européens, validés « de manière classique » dans les États membres de la JUB, doivent aussi relever de sa compétence.
De ce fait, alors que la JUB constituera le seul cadre applicable aux brevets unitaires, les titulaires de brevets pourront choisir entre maintenir leurs regroupements de brevets européens, validés de manière classique, sous la compétence exclusive des tribunaux nationaux européens (dérogation à la JUB, dite « opt-out »), et relever de la compétence de la JUB (adhésion à la JUB).
Il est prévu que celle-ci entre finalement en fonction à la fin de l’année 2022 ou au début de 2023. Cependant, les titulaires de brevets devraient commencer à se demander dès à présent s'ils souhaitent que les validations existantes de leurs brevets européens délivrés relèvent de la compétence de la JUB ou s'ils préfèrent, au contraire, déposer une demande de dérogation les concernant. Dans ce cas, le moment est également venu de réfléchir aux différentes mesures pratiques à prendre à cet effet.
Pourquoi demander une dérogation ?
Après l'entrée en vigueur de la JUB, les brevets européens validés dans les États membres de celle-ci relèveront, pendant une période transitoire (de 7 ans, renouvelable une fois), à la fois de la compétence de la JUB et de celle des tribunaux nationaux. Cela signifie que les titulaires de brevets et les opposants auront un nouveau choix de juridiction pour intenter des actions en contrefaçon ou en validité.
Le fait de recourir à la JUB, qui constitue un forum central pour les brevets européens dans tous les États membres participants, présente des avantages et des inconvénients spécifiques. Par exemple, un litige centralisé permet de diminuer les coûts par rapport à de multiples actions menées dans différents pays européens. Par ailleurs, cette même centralisation fait courir le risque d'une révocation centrale d'un regroupement de droits de brevets nationaux dérivés d'un brevet européen, à la suite d'une seule contestation de validité auprès de la JUB.
Les titulaires de brevets peuvent, à juste titre, se sentir réticents à l’idée de présenter les propriétés de leurs brevets, d’une inestimable valeur, à un nouveau tribunal n’ayant pas encore fait ses preuves. Pour maintenir un certain niveau de garantie, ils peuvent souhaiter prendre des mesures de dérogation de leurs brevets à la compétence de la JUB. Lorsqu’un brevet européen fait l’objet d’une dérogation, toutes les parties nationales de ce brevet sont retirées à la compétence de la JUB. En revanche, les tribunaux nationaux conservent une compétence exclusive sur les parties nationales respectives de ce brevet (c'est-à-dire, comme dans le système actuel des brevets européens).
Aspects pratiques de la dérogation
Il est important de souligner que, lorsque la JUB entrera en vigueur, les brevets européens ne seront pas exclus d’office et qu’il faudra en faire la demande expresse. Cette demande pourra être déposée en ligne. Il est certes possible d'exclure en bloc un grand nombre de droits en une seule opération, mais il est plutôt recommandé d'utiliser un logiciel dédié (en cours de développement) pour le faire en toute sécurité. Vous trouverez ci-dessous quelques aspects pratiques importants à prendre en compte :
À quel moment déposer la demande de dérogation
La demande peut être déposée pendant la période de transition et, au minimum, un mois avant l'expiration de cette période. En outre, elle peut être déposée pendant une période préliminaire à la période de transition, également appelée « sunrise period ». Elle se situe dans les 3 à 4 mois précédant immédiatement l'entrée en vigueur de la JUB. La période préliminaire débutera dès que l'Allemagne aura déposé son instrument de ratification, ce qui est prévu à la fin de l’année 2022.
Il est important de rappeler que, s’il n’y a pas de dérogation pour un brevet européen faisant l'objet d'une action devant la JUB, il ne sera plus possible de la demander pour ce brevet européen. Le projet de règlement de procédure prévoit que les dérogations seront inscrites sur le registre de la JUB avant de prendre effet et que l'inscription sur ce registre fera suite à une vérification de conditions formelles. Par conséquent, si l’on souhaite déposer une demande de dérogation, il est préférable de le faire au début de la période préliminaire afin qu’elle soit inscrite au registre (et donc, applicable) au moment de l'entrée en vigueur de la JUB.
Contenu de la demande de dérogation
La demande de dérogation doit indiquer le numéro du brevet ou de la demande de brevet concernée, ainsi que le nom du titulaire du brevet ou de la demande de brevet.
Très important : il doit s'agir du titulaire réel du brevet ou de la demande de brevet, qui pourrait être ou non le titulaire actuellement inscrit au(x) registre(s) officiel(s). Si une dérogation est déposée au nom d'un titulaire non habilité, elle pourra être considérée nulle par la suite et le brevet fera l'objet d'une action centralisée en révocation portée devant la JUB.
Qui peut déposer une dérogation ?
Les titulaires de brevets peuvent déposer eux-mêmes les dérogations ou le faire par l'intermédiaire d'un mandataire (par exemple, un avocat spécialisé en brevets européens). Marks & Clerk LLP peut vous aider à préparer les documents nécessaires et déposer toutes les dérogations en votre nom.
Durée de la dérogation
Une fois enregistrée, une dérogation aura la même durée que la durée de vie totale du brevet (y compris après l'expiration de la période transitoire).
Toutefois, s'ils changent d'avis, les titulaires de brevets auront la possibilité de réintégrer la JUB. Pour ce faire, ils devront expressément retirer leur dérogation. Cependant, ce retrait n'est possible que si aucune action n’a été engagée devant une juridiction nationale. De plus, si la dérogation est retirée, il ne sera plus possible de la redemander.
Préparation de la période préliminaire
Même s'il reste encore beaucoup à faire avant l'entrée en vigueur de la JUB, nous conseillons aux brevetés de commencer à se préparer dès maintenant à la période préliminaire.
En effet, de nombreux titulaires de brevets voudront sans doute demander des dérogations pour leurs brevets au cours de cette période. Il faut donc s'attendre à un nombre élevé d’enregistrements et de traitement de demandes de dérogations.
Pour éviter d'éventuels retards administratifs et techniques, nous recommandons aux titulaires de brevets de commencer à préparer leurs demandes de dérogation dans les meilleurs délais, ce qui leur permettra de les déposer rapidement dès l’ouverture de la période.
Ces préparatifs doivent impérativement porter sur :
- l'examen des portefeuilles existants et l'identification des propriétés faisant l'objet de dérogation ;
- l'examen minutieux du statut de titulaire et la confirmation de toute chaîne de titres, pour les propriétés faisant l'objet de dérogation.
Marks & Clerk est à votre disposition pour vous fournir l’aide dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre de ces formalités. Veuillez contacter votre mandataire habituel ou nous envoyer un courriel à l'adresse upc@marks-clerk.com.
