Les dessins ou modèles industriels protègent l'apparence d'un produit plutôt que son fonctionnement ou sa marque. Au Royaume-Uni et en Europe, la législation sur les dessins ou modèles enregistrés met particulièrement l'accent sur les caractéristiques externes d'un produit et ne permet pas d'obtenir une protection pour les composants de produits complexes qui ne sont pas visibles lors d'une utilisation normale. Il va de soi qu'il n'est pas logique que la loi protège l'esthétique des composants internes d'un produit qui ne seront jamais vus par l'utilisateur. Il serait difficile de soutenir, par exemple, que la carte mère d'un téléphone mobile contribue à l'esthétique de la partie extérieure du téléphone. En revanche, il est moins évident de savoir s’il faut accorder une protection aux composants qui sont volontairement conçus comme des éléments consommables destinés à être utilisés dans un système plus vaste.
Une affaire récente (R 299/2021-3), portée devant la troisième chambre de recours de l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), s'est prononcée sur ce point. L'affaire concerne un dessin ou modèle communautaire enregistré (000992078-0003) pour un sac d'aspirateur réalisé par le fabricant allemand d'appareils ménagers Miele.
Une tierce partie, Green Label Manufacturing Europe, a demandé à l'EUIPO de déclarer la nullité du dessin ou modèle. Green Label a fait valoir que les aspirateurs sont des produits complexes. Les sacs d'aspirateurs étant conçus pour être utilisés avec des aspirateurs, il s'ensuit, selon Green Label, qu'un sac d'aspirateur est une pièce constitutive d'un produit complexe. Par conséquent, un sac d'aspirateur ne devrait bénéficier d'une protection que dans la mesure où il reste visible lors de l'utilisation normale de l'aspirateur.
Il a été avancé que le fait de changer le sac de l'aspirateur lorsqu'il était plein et de le remplacer par un sac vide revenait à assurer l'entretien de l'aspirateur et ne relevait donc pas du sens accordé à « l’utilisation normale », qui fait référence à l'utilisation de l'aspirateur pendant le nettoyage. Selon Green Label, étant donné que le sac de l'aspirateur en question était entièrement logé dans l'aspirateur et ne pouvait pas être vu de l'extérieur pendant le nettoyage, il n'était pas visible pendant l'utilisation normale. Par conséquent, le sac de l'aspirateur relevait entièrement de l'exclusion applicable aux composants de produits complexes et ne pouvait être protégé par un dessin ou modèle communautaire. Dans la décision de première instance, la Division d'annulation de l'EUIPO a été convaincue par cet argument et a donné raison à Green Label.
Miele, faisant appel de la décision, a fait valoir que, même si un aspirateur est clairement un produit complexe en soi, un sac d'aspirateur ne devrait pas être considéré comme un composant de ce produit complexe. Notamment, Miele a fait valoir qu'une partie « constitutive » d'un produit complexe est un composant du produit sans lequel le produit dans son ensemble ne peut pas fonctionner. Miele a soutenu qu'un aspirateur pouvait fonctionner, en théorie, sans la présence d'un sac d'aspirateur, comme en témoigne l'existence d'aspirateurs qui n’ont pas de sac d'aspirateur. Les sacs pour aspirateurs étant souvent vendus séparément, Miele a conclu que le classement le plus adéquat pour un sac d’aspirateur devrait être celui d’un simple accessoire pour aspirateur. En d'autres termes, un sac d'aspirateur est un produit à part entière, et non un composant d'un aspirateur.
En appel, la chambre a annulé la décision de première instance et donné raison à Miele. Dans son raisonnement, la chambre a souligné que la loi exige que tous les dessins ou modèles communautaires enregistrés indiquent à quel produit s'applique le dessin ou modèle, ainsi que la classification correspondante de Locarno de ce produit. Dans le cas présent, l'indication du produit précisait que le dessin ou modèle s’appliquait à un « sac d'aspirateur » en particulier et non à des « aspirateurs » en général. De même, la classification de Locarno indiquée par le demandeur était 09-05, ce qui, là encore, concerne spécifiquement les sacs pour aspirateurs et non les aspirateurs eux-mêmes, qui relèvent d'une classe différente, la 15-05. Cela montrait donc bien que le produit n'était pas un composant d'un aspirateur.
La chambre a également constaté qu’il n’est pas nécessaire de démonter l'aspirateur lui-même pour remplacer le sac d'un aspirateur. Au contraire, l'aspirateur est doté d’un compartiment auquel on peut accéder facilement pour remplacer le sac. Par conséquent, la chambre a conclu que le remplacement du sac d’un aspirateur ne constituait pas une réparation, un service ou un entretien du sac de l'aspirateur lui-même, mais plutôt une utilisation normale du sac. Elle a également estimé que, pour évaluer la capacité de fonctionnement de l'aspirateur, la présence d'un sac d'aspirateur n'est pas nécessaire, faisant peut-être allusion à l'argument de Miele selon lequel l'aspirateur fonctionnerait même en l'absence de sac.
En fin de compte, qu’est-ce que cela signifie pour les concepteurs et les fabricants ? À première vue, la décision vient s'ajouter à l'ensemble de la jurisprudence soutenant l'idée que les produits consommables peuvent bénéficier de la protection d'un dessin ou modèle enregistré et que celle-ci devrait donc être accueillie favorablement par les industries du secteur des produits consommables. Notamment, la décision semble être en phase avec des décisions antérieures de juridictions nationales, comme Samsung contre Maxperian aux Pays-Bas (Tribunal de district de La Haye, 30 novembre 2016, ECLI:NL:RDBHA:2016:14383),
qui a estimé qu'une cartouche de toner pour une imprimante ne devrait pas être considérée comme un composant d'un produit complexe, l'imprimante elle-même devant être considérée comme un produit à part entière.
De même, cette décision souligne qu’il est essentiel de choisir l’indication de produit adéquate lors du dépôt d'une demande de dessin ou modèle enregistré. Par exemple, la chambre aurait-elle pu annuler la décision si Miele avait indiqué que le dessin ou modèle s’appliquait à une « (partie d’) aspirateur » et l'avait déposé dans la classe 15-05 concernant les aspirateurs ? Certes, la classification de Locarno est étendue, mais elle ne s'applique pas à tous les types de produits. Il se peut donc, pour les nouveaux types de produits et les produits en développement, qu’il soit plus difficile d’établir quelles parties d'un système plus vaste sont considérées comme un produit distinct à part entière. Conformément au raisonnement de la chambre, dans ces cas-là, le facteur à prendre en compte pourrait consister à déterminer si le consommable est nécessaire ou non au fonctionnement du produit plus grand au sein duquel il est utilisé. Cependant, s'il est possible de dire qu'un aspirateur fonctionnerait toujours sans sac, il n'en va pas de même pour certains produits analogues, comme les dosettes des distributeurs de boissons et les cartouches d'encre et de toner des imprimantes, contenant tous deux des supports à distribuer par le produit plus grand. En tant que telle, la jurisprudence est encore assez floue sur ce point.
Toutefois, alors que la décision semble favorable à la protection des produits consommables, la visibilité lors d'une utilisation normale n'est pas la seule exclusion pouvant s'appliquer aux éléments consommables. En particulier, l'affaire Miele n'a pas permis de déterminer si la forme de l'agrafe rouge sur le sac lui-même relève de l'exception dite « must fit », qui n’autorise pas la protection des caractéristiques d'un produit devant avoir une forme et une taille particulières pour pouvoir être associées à un autre produit. De même, l'affaire n'a pas non plus déterminé si l'agrafe relève de l'exception n’autorisant pas la protection de caractéristiques qui sont uniquement dictées par la fonction technique. En vertu de ces considérations, il devrait être possible de réduire la portée de la protection du dessin ou modèle de Miele, afin de la contourner.
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