最近更新於2022年2月7日
目錄
- 什麼是歐洲單一專利和統一專利法院?
- 歐洲單一專利和統一專利法院涵蓋哪些國家?
- 歐洲單一專利和統一專利法院與現有體系有何不同?
- 為什麼我們需要歐洲單一專利和統一專利法院?
- 預期歐洲單一專利和統一專利法院何時實施?
- 現有的歐洲專利申請能否成為單一專利?
- 是否仍然可以選擇在歐洲擁有哪種類型的專利?
- 單一專利的費用如何?
- 如何獲得單一專利?
- 統一專利法院的架構是怎樣的?
- 如何選擇適合需要的統一專利法院分院?
- 如果反訴專利無效,統一專利法院將如何處理?
- 如果我想在統一專利法院先提起專利無效訴訟該怎麼做?
- 確認不侵權之訴由誰審理?
- 專利統一法院的訴訟程式是如何構建的?
- 哪些人可以在統一專利法院代表客戶?
- 統一專利法院與歐盟法院(CJEU)的關係?
- 在統一專利法院提起行權訴訟的費用如何?
- 單一專利訴訟中可採用何種語言?
- 該制度如何確保當地被告能夠理解系爭專利?
- 有哪些過渡性規定?
- 單一專利和統一專利法院可能具有哪些優勢?
- 單一專利和統一專利法院可能有哪些缺點?
- 專利權人面臨哪些問題?
- 可能的「被告」或被訴侵權人面臨哪些問題?
- 英國脫歐對單一專利/統一專利法院有何影響?
- 應該為單一專利和統一專利法院做哪些準備?
- 單一專利可否僅指定進入單個成員國?
- 單一專利的許可是否必須覆蓋所有成員國?
- 對於歐洲專利/專利申請或單一專利的許可,有哪些需要考慮的一般事項?
- 在同意歐洲專利或單一專利的許可時需要考慮哪些事項?
- 歐洲專利或單一專利的許可雙方有哪些注意事項?
- 對於合作協定下產生的智慧財產權的共有人,有哪些注意事項?
- 專利申請/專利的共有人名稱在申請時的順序不同會有何影響?
- 如何將獲准的歐洲專利申請的授權延遲到單一專利生效?
1. 什麼是歐洲單一專利和統一專利法院?
歐盟大多數成員國都同意建立單一專利(UP)和統一專利法院(UPC)。單一專利是一種地域範圍可擴展到所有參加國的單個專利。統一專利法院對單一專利以及處於過渡期「選擇退出」的、在參加國生效的現存或將來的(非單一)歐洲專利具有專屬管轄。
單一專利根據歐盟法規(單一專利條例)而設立。當一件專利申請根據現有的《歐洲專利公約》(EPC)獲得授權后,僅通過一次指定即可獲得單一專利。統一專利法院是根據參加國之間於2013年2月19日簽署的國際協定(統一專利法院協定)建立的。
2. 歐洲單一專利和統一專利法院涵蓋哪些國家?
單一專利有望最終覆蓋所有歐盟成員國。然而,西班牙、波蘭和克羅埃西亞迄今尚未加入。因此,目前參與單一專利的歐盟成員國有24個,分別是:奧地利、比利時、保加利亞、塞普勒斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、匈牙利、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞和瑞典。但是,簽署統一專利法院協定並不表示加入了單一專利和統一專利法院體系,這一協定還需要得到政府批准。
雖然英國政府最初批准了統一專利法院協定,但該批准後來被撤回。因此,英國不會成為單一專利參加國。
3. 歐洲單一專利和統一專利法院與現有體系有何不同?
假設在參與的成員國都得到了批准,那麼單一專利條例將允許現有歐洲專利局(EPO)授權的專利的效力作為單個專利覆蓋幾乎整個歐盟。這種專利可通過在單個法院的單個訴訟而使其在所有參與的成員國得到行使和無效。
這與目前的情況不同。目前,歐洲專利局授權一種名為歐洲專利(EP)的專利,該專利作為一系列的各個國家專利而生效。每一個國家專利通常必須在其註冊的每個國家分別單獨地被行使和維持。
4. 為什麼我們需要歐洲單一專利和統一專利法院?
歐洲立法者的目標是降低在歐洲獲得廣泛專利保護的成本。目前大多數歐洲專利僅在少數國家有效,這意味著專利權人無法在其他國家獲得保護。其次,可以通過單一訴訟解決所有參與成員國範圍內的侵權和有效性問題,從而進一步降低成本。
5. 預期歐洲單一專利和統一專利法院何時實施?
在統一專利法院協定得到包括英國、法國和德國在內的13個成員國批准之後,單一專利這一新制度方可生效。截至2021年12月1日,歐盟24個國家中有16個國家批准了該協定,包括奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞和瑞典。在克服了11個小時的合憲性異議后,德國議會的上下兩院現已批准統一專利法院協定。但是,正式批准程式將被擱置,直到統一專利法院順利運行所需的各種制度完備為止。一旦德國完成了該程式,在統一專利法院開始全面運作之前,將有3到4個月的"註冊期"。
6. 現有的歐洲專利申請能否成為單一專利?
對於在單一專利條例實施之日當天或之後授權的歐洲專利,均可(但非必須)請求進行單一專利保護。因此,如果在該日期之前提交的未決歐洲專利申請的授權延遲至單一專利條例生效之後,其也可以獲得單一專利效力。此外,歐洲專利局宣佈,一旦「註冊期」開始,其將允許對等待授權的歐洲專利申請提出單一效力請求。
7. 是否仍然可以選擇在歐洲擁有哪種類型的專利?
可以。專利權人仍然可以直接在相關國家專利局申請國家專利,以及替代地/另外地,在歐洲專利局申請歐洲專利。後者可作為一系列非單一的歐洲國家專利產生效力(就像現在一樣),或者作為一個單一專利並疊加在非歐洲單一專利的國家的專利而產生效力。這些權利可以共存,但須遵守特定國家可能適用的雙重授權規則。
儘管單一專利和非單一專利的歐洲專利(只要其覆蓋統一專利法院參與國即可)可以在新的統一專利法院行權,而國家專利的行權始終只能通過國家法院進行。
8. 單一專利的費用如何?
申請費:歐洲專利局的申請程式不會發生變化。因此,申請費將與現行歐洲專利局的標準相同。
新申請律師費:歐洲專利局的申請程式不會發生變化。因此,新申請的律師費將與現行歐洲專利局的標準相同。
翻譯費:在至少六年甚至可能長達12年的時間里,對於所有單一專利都需要提交說明書全部內容(不僅僅是權利要求書),或者需要翻譯成英文。大多數歐洲專利已經以英文提交。那些以英文提交的專利申請需翻譯成另一種歐盟語言(不局限於德語或法語)。例如,瑞典的申請人可能會選擇瑞典文。此外,與目前一樣,所有受理的專利申請的權利要求都必須在授權前翻譯成英文、法文和德文。
生效費用:單一專利免除了傳統的"生效"費,即,授權專利進入每個國家時準備全部或部分譯文的費用(並未簽署統一專利法院協定的《歐洲專利公約》的成員國除外)。
年費:歐洲專利局行政委員會的特別委員會投票通過了一項名為"trueTOP4"的費用提案。該提案跟蹤瞭解了整個專利有效期內在最常生效的四個國家應當支付的授權後年費總額。結果是,專利權人承擔的單一專利成本總體上比維護大量國家專利的費用要低,但對於僅指定進入少數幾個國家且在整個有效期內僅維持部分專利的專利權人而言,單一專利的成本會更高。目前,超過50%的歐洲專利僅指定進入三個或少於三個國家。對於這些專利,"trueTOP4"提案意味著維護成本的增加,但其覆蓋的國家範圍會更廣。
對於中小企業的費用:如果歐洲專利申請以非歐專局官方語言提交,將提供一項補償計劃來説明減輕中小企業將專利申請翻譯成英文、法文或德文而產生的翻譯費。該計劃惠及的物件不僅包括中小企業,還包括大學、自然人(即真實的人,而非公司實體)和非營利組織。在各種情況下,尋求補償的一方均應為成員國居民或在成員國具有主營業地。
9. 如何獲得單一專利?
專利申請將需要像現在一樣向歐洲專利局提交,申請程式不變。授權後,申請人可將該歐洲專利作為單一專利一次性指定「單一專利」進入參與成員國,也可像之前一樣分別指定進入所有其他《歐洲專利公約》成員國(包括所謂的"擴展國家")。
單一專利的歐洲專利局異議和上訴程式與任何現有歐洲專利申請的現行程式相同。
直接提交的國家專利申請完全不受影響。
10. 統一專利法院的架構是怎樣的?
統一專利法院將包括一審法院和上訴法院。關於一審案件,在參與的歐盟成員國中設有中央法庭、地方法庭和地區法庭,其中地區法庭針對希望共用資源或司法經驗的國家。所有法庭(中央、地方和地區)都將擁有由多國法官組成的合議庭。
中央法庭的行政"所在地"將設在法國(巴黎),但其工作將由德國(慕尼克)和可能的另一個國家分擔,具體取決於涉訴專利的技術分類。德國分部將審理機械和武器類案件,而法國分部將審理電信、電氣和其他案件。在英國撤回其對統一專利法院協定的批准之前,中央法庭的另一個分部設在倫敦。該分部審理的案件範圍廣泛,包括製藥、生物技術、化學、農業和醫療器械。目前尚不清楚本應由倫敦管轄的案件是否會由巴黎和慕尼克分擔,或者是否會在另一個城市設立中央法庭的另一個分部。米蘭和海牙已被討論為可能的候選地。就像歐盟成員國的國家法院現在所做的那樣,統一專利法院將把歐盟法律的問題交給歐盟法院處理。
11. 如何選擇適合需要的統一專利法院分院?
專利權人原告應向(1)侵權行為發生地或侵權危險發生地所在國家的地方或地區法庭(即分院)提起侵權訴訟,也可以向(2)被告(或任一被告)居住地或主營業地所在國家的地方或地區法庭提起侵權訴訟。此外,非歐盟國家的被告(即,既非參與的歐盟成員國居民,在參與的歐盟成員國內也沒有主營業地的被告)也可以在中央法庭因侵權被起訴。如果上述(1)或(2)項下的國家並未設立地方法庭或地區法庭(例如,盧森堡或馬爾他),則可以向中央法庭提起訴訟。這些規則有可能為專利權人原告,特別是對於泛歐洲國家的侵權案件提供廣泛的選擇以確定訴訟管轄法庭。
12. 如果反訴專利無效,統一專利法院將如何處理?
審理侵權訴訟的地方法庭或地區法庭可自由選擇以下三種處理方式:(1)對侵權訴訟和專利無效的反訴合併審理,(2)繼續推進侵權訴訟,但將專利無效的反訴移送至中央法庭(實踐中稱為"分別審理")或(3)暫停或「中止」侵權訴訟(以等待無效程序的結果)並將專利無效的反訴移送至中央法庭。此外,如果當事人都同意,侵權訴訟和專利無效的反訴均可移送至中央法庭審理。
"分別審理"可能會非常有利於專利權人,因為在專利有效性確定之前即可對(穩定性可能較弱的)專利的侵權訴訟進行審理。這也可能有悖於由同一法院對侵權和無效事由進行審理以減少成本的初衷。由於法院在是否分別審理上擁有自由裁量權,當事人無法對此進行控制。但是,程序規則中的以下規定非常重要,可以弱化上述自由裁量權的影響,有利於實現訴訟當事人雙方的利益平衡:
- 統一專利法院僅對是否分別審理具有裁量權,並非強制分別審理(這與德國現行制度中無效和侵權程序必須由不同法院分別審理不同);
- 案件一般進行數月之後(在詳細書面"訴辯"程序結束前),方可考慮是否需分別審理;
- 如果專利被無效掉的可能性較大,侵權訴訟審理法院在其認為專利有效性將會被中央法庭維持或將要就侵權訴訟作出判決的時間點,也應中止其(侵權)訴訟程式。
有趣的是,大多數(如果不是全部)地方和地區法庭似乎會很樂於審理專利無效的反訴,並且不太可能會決定分別審理。
13. 如果我想在統一專利法院先提起專利無效訴訟該怎麼做?
如果在相應的侵權訴訟之前提起無效訴訟,該無效訴訟應由中央法庭審理。相應的侵權訴訟應由(1)中央法庭或(2)以上所述的地方或地區法庭審理。
14. 確認不侵權之訴由誰審理?
確認不侵權之訴應由中央法庭審理,然而,如果三個月內在地方或地區法庭提起了相關侵權訴訟,中央法庭應當中止該確認不侵權之訴的審理。
15. 專利統一法院的訴訟程式是如何構建的?
訴訟程式包含書面程式、臨時程式和口頭程式三個階段。在書面程式期間,當事人將交換訴辯書狀,就各自的觀點進行概述和答辯,通常每方兩份書狀。在臨時程式中,一名法官("預審法官")將為最終口頭審理做所有必要的準備,並可能召集各方參加臨時會議以方便完成準備工作。預審法官還將探索和解的可能性。口頭程式是在主審法官的主持下進行,包括聽取各方意見,如果在臨時程式期間確定證人和專家出庭,還將包括對證人和專家的聽證。
根據設想,口頭審理一般在一天內完成,一審程式應當在大概一年內完結,但實踐中所需時間會更長一些。
上訴
特別重要的是,所有上訴案件均由位於盧森堡的上訴法院中央法庭審理。程序性決定可以覆議。這事關確保地方、地區和中央法庭在實體法和程式上的和諧統一,因此對於這個新體系來說非常重要。
裁判效力
一審法院所有法庭以及上訴法院作出的裁判在任何參加的成員國內均具有執行效力,無需國家法院出具裁判效力聲明。
16. 哪些人可以在統一專利法院代表客戶?
根據相關規定,當事人可以委託有權在任何參加國法院執業的律師以及獲得附加訴訟資格的歐洲專利代理師作為代理人。(其他)專利代理師也可以輔助上述代表,並可以在庭審中發言。
17. 統一專利法院與歐盟法院(CJEU)的關係?
這是一個有爭議的話題,在統一專利法院協定的談判過程中也引起了很多爭論。最終,各方達成了妥協的立場。統一專利法院必須與歐盟法院合作,"充分尊重和適用"歐盟法律,就像歐盟成員國的任何國家法院一樣。統一專利法院應依賴並尊重歐盟法院判例法的首要地位,要求對歐盟法律事項作出初步裁決。然而,關於專利有效性和侵權的基本法並非來自歐盟立法,而是源自其它,特別是統一專利法院協定本身和《歐洲專利公約》。統一專利法院還將考慮適用的其他國際協定和國家法律。
這對有效性問題(例如新穎性和創造性)的影響在於法院應與統一專利法院保持一致,並以在所有參與成員國內一致的方式對其進行解釋。對侵權的影響更為複雜,但最終結果還是統一專利法院應採用統一解釋。其法律依據在於,對侵權行為的裁判應基於專利申請日時申請人居住地或主營業地或其他任何營業地所在的歐盟國家的國內法,以在所有參與的成員國均一致的方式進行。對於涉及完全非歐盟申請人且沒有其他管轄依據的爭議,作為備選措施,法院將適用德國法律。但是,由於所有參與國都要將統一專利法院協定納入其國內法律,尤其是在統一專利法院協定本身已經對侵權行為的性質進行了限定的情況下,無論正式適用哪個國家的法律,適用的法律都應相同。
在實踐中,預計統一專利法院將建立自己的關於有效性和侵權的法律體系,這些法律體系將在地方、地區和中央法庭以及上訴法院統一適用。
在涉及歐盟法律問題的情況下,將參考歐盟法院,例如單一專利條例、與服務有關的「布魯塞爾」條例,以及其他歐盟關於補充保護證書、生物技術發明和競爭法等問題的法規和法律。
18. 在統一專利法院提起行權訴訟的費用如何?
在參與的歐盟成員國間,單一專利的行權訴訟(侵權和有效性)的成本將大大低於在每個成員國(即使成員國總數很少)單獨行權的總成本。此外,費用可根據案件價值向敗訴方追討。對向統一專利法院提起的所有訴訟收取固定費用,並對某些訴訟基於訴訟價值收取額外費用。特別地,對於侵權訴訟:
- 收取固定費用11000歐元;
- 基於訴訟價值收取額外費用的範圍:
- 訴訟價值在50萬歐元以上的,收取2500歐元;
- 訴訟價值在5千萬歐元以上的,收取325000歐元。
訴訟價值由法院基於提起訴訟的一方的客觀利益和行政委員會決定中規定的指導意見(尚未公佈)來評估。
相比之下,無效訴訟僅收取固定費用20000歐元,如果是在侵權訴訟中提出專利無效的反訴,費用將與侵權訴訟相同,但上限為20000歐元。
小微企業有權要求減免40%的上述費用。
如果訴訟被撤回或和解,將有可能返還部分費用;如果在書面程序結束之前撤訴或和解,返還比例為60%;如果在臨時程序結束之前,為40%;如果在口頭程序結束之前,為20%。如果訴訟由一名法官審理,付款方還可以獲得25%的費用減免。
如果一方(自然人除外)有證據證明支付正常費用會威脅到其經濟存在,統一專利法院還可以自行決定全額或部分退還固定費用和基於訴訟價值的額外費用。法院在適用這些規定時會有多慷慨還有待觀察。
成本的收回:可收回成本的金額也取決於訴訟價值。可收回成本範圍為:
- 訴訟價值不超過25萬歐元的,最高追要38000歐元
- 訴訟價值高於5千萬歐元的,最高可追要200萬歐元。
在有限的情況下,例如案件特別複雜以及需要使用多種語言,可以提高可收回成本的上限;對於價值最高為100萬歐元的案件,可提高最多50%;對於價值為100萬歐元至5千萬歐元之間的案件,可提高25%;對於價值超過5千萬歐元的案件,可收回成本可提高至最多5百萬歐元。
如果訴訟敗訴方需全額支付訴訟費用而影響了該當事人的經濟存在,該當事人(包括自然人、小微企業、非營利組織和大學)也可以向法院申請降低可收回成本的上限。任何此類請求都需要在訴訟程序中儘快提出。
19. 單一專利訴訟中可採用何種語言?
對於地方和地區法庭(如圖4),訴訟語言將是該地方或地區法庭所在國的語言(或眾多語言之一)。經法院同意,當事人雙方可更換訴訟語言。可替代地,法院院長可決定是否適合使用專利授權時所採用的語言(多數為英語)。基於英語為訴訟參與人(特別是國際訴訟參與人)經常偏好使用的語言,許多地方和地區法庭建議,即使英語不是法庭所在國家的官方語言,也應允許使用英語作為訴訟語言。
對於中央法庭,訴訟語言為專利授權時所採用的語言,其在多數案件中均為英語,不管案件審理發生在英國、法國還是德國。
20. 該制度如何確保當地被告能夠理解系爭專利?
被控侵權人可以要求專利權人提供(1)被控侵權發生地或(2)侵權人住所地所在國家的語言的譯文。法院也可以要求專利權人提供法院訴訟語言的譯文。
上訴時,訴訟語言通常與一審相同。
鑒於會有不同法庭來審理侵權訴訟和無效訴訟,這意味著這些訴訟會採用不同的語言進行審理。
實際上,統一專利法院由多國法官組成合議庭這一要求表明,英語很可能成為訴訟的主要工作語言。
21. 有哪些過渡性規定?
統一專利法院不僅對單一專利擁有管轄權,而且對現有和將來的「傳統」非單一歐洲專利(即,指定一個或多個單獨的統一專利法院國家、但並非作為單一專利生效的歐洲專利)擁有管轄權。需要注意的是,這包括指定進入統一專利法院國家的所有已授權歐洲專利,包括在統一專利法院生效之前授權的專利。
但是,在統一專利法院生效前將有一個三到四個月的"註冊期"。在此期間,專利權人將被允許選擇將現有歐洲專利脫離統一專利法院的管轄范圍,方法是將他們退出退出的決定通知法院註冊處。因此,為了避免對已授權歐洲專利(在統一專利法院的參與國)的所有國家生效發出的立即中央無效訴訟,專利所有人應毫不猶豫地審查其現有專利組合,並確定他們希望退出退出的專利。
在統一專利法院協定生效后的七年過渡期內,可以向國家法院或統一專利法院就未退出退出的非單一歐洲專利提起侵權訴訟或無效訴訟。過渡期結束時在國家法院未決的任何訴訟都將繼續在該國家法院審理。
此外,在過渡期內,除非統一專利法院已經啟動訴訟程式,否則非單一歐洲專利的所有人或申請人也可以行使他們在新統一專利法院制度下的"退出宣告"權。最遲可以在過渡期屆滿前一個月註冊退出宣告。
專利權人或申請人可以隨時撤回其退出宣告(即"選擇加入")(除非在退出宣告期間已經開始國家訴訟)。關於退出退出的歐洲專利的訴訟只能在國家法院進行。註冊或撤銷退出宣告不收取任何費用。
經過五年的該過渡期后,將對在國家法院提起此類訴訟的普及程度(或其他方面)進行評估。根據評估結果,可延長過渡期最多七年(總共為14年)。
22. 單一專利和統一專利法院可能具有哪些優勢?
對於申請人:減少無效費用和翻譯費用,並可能減少年費。
對於專利權人原告:跨多個歐洲國家的行權成本降低。
對於專利權人原告:能夠選擇一個方便且適於案件審理的法庭啟動侵權訴訟,以獲得在多個國家生效的單個泛歐(初步或最終)禁令。存在推動這一決定的許多實際的、法律的、語言的和戰術上的考慮,包括可能的對無效相關的權利要求的處理。泛歐禁令在商業上的效果將使單一專利成為具有非常強大效力的智慧財產權。
對於被告方:同時在多個歐盟成員國針對相同的(被控侵權)產品進行辯護,可以降低成本。
對於原告/被告:專利無效可同時覆蓋多個歐盟成員國。
對於中小企業:與同時在多個歐盟國家進行多司法管轄訴訟相比,可以降低費用,將成為以前負擔不起高額維權費用的中小企業進行專利行權的可行選擇。該制度有助於在法院系統迄今看起來無法充分預測和/或在財務上對中小企業不友好的國家獲得禁令。
23. 單一專利和統一專利法院可能有哪些缺點?
對於專利權人原告:可能因為一次訴訟就在大部分歐盟國家失去了專利權。
對於被告當事人:可能面臨被排除出整個歐洲市場的禁令。此外,可能需要在歐盟範圍內並不熟悉的管轄地進行訴訟,但法律後果卻在整個歐盟範圍內生效。
總之,單一專利/統一專利法院的好處必然伴隨著在一定程度上失去了對訴訟裁判機構的控制,且法院作出的對己方不利的裁判會帶來更高風險。
24. 專利權人面臨哪些問題?
決定提交國家專利申請、傳統歐洲專利申請還是單一專利申請。
是否選擇單一專利保護由專利申請人決定。因此,仍然可以繼續提交傳統的歐洲專利,但指定僅進入特定國家(例如,如果申請人僅對一兩個國家感興趣)。對於這些專利,可立即或在過渡期內退出宣告統一專利法院體系;並且,如果同時在國家法院沒有任何訴訟,則可以評估統一專利法院的進展,然後(重新)選擇進入。
類似地,仍然可以在感興趣的國家申請國家專利,和當前情況一樣,其管轄權僅歸屬於國家法院。
建立一種包括單一專利、非單一歐洲專利和國家專利的混合組合是一種保守但可能謹慎的策略,其可以平衡新體系的風險和回報。專利權人現在應當考慮對其業務而言,什麼才是最佳策略,並開始考慮如何決定將哪些發明作為哪種專利權來保護。
決定對於現有的「傳統」歐洲專利申請是否使用退出宣告。
對於其現有的(和有價值的)歐洲專利組合,謹慎的專利權人和訴訟參與人希望考慮退出退出,至少在新體系的利弊明朗之前是這樣。但是,初步反饋是統一專利法院的法官素質很高。統一專利法院很有可能最終成為歐洲解決專利糾紛的主要裁判機構。在這種情況下,專利權人將不太可能退出退出,而如果之前選擇了退出,他們更有可能選擇重新加入。
25. 可能的「被告」或被訴侵權人面臨哪些問題?
在統一專利法院提無效還是在歐洲專利局提異議?
有可能只在統一專利法院提起無效訴訟,而不會在歐洲專利局提異議。有鑒於此,一個公司應該在統一專利法院提起無效訴訟,還是在歐洲專利局提異議,還是兩者都提?
為此,需要考慮以下多個因素:
異議影響的是該歐洲專利指定的所有國家,而統一專利法院的無效僅影響單一專利指定的或歐洲專利生效的屬於單一專利成員國的國家。統一專利法院中的無效程式可能會減緩統一專利法院中的侵權程式,而歐洲專利局的異議不會。異議必須在授予相關專利后的九個月異議期內提出,而無效程式可以隨時提起。異議程式可能需要比無效程式更長的時間才能完成,但費用會大大降低。雖然在授權日後9個月的異議期內不提出異議並轉而依靠統一專利法院進行無效程式可能很誘人,但仍建議對涉案歐洲專利提出異議,以充分利用異議程式成本低、程式可預測性強的公知優勢。
重要的是,沒有禁止歐洲專利局的異議程式與統一專利法院的無效程式並行進行,並且統一專利法院的決定對異議程式不具有約束力。因此,啟動統一專利法院無效程式的一方通常會發現向歐洲專利局提出異議既划算又精明,當然前提是他們仍在9個月的異議期內提起。
在統一專利法院提起確認不侵權之訴?
任何公司都可以向專利統一法院提起訴訟,請求確認不侵權。該訴訟須向中央法庭提出,除非同一專利的侵權訴訟在地方或地區法庭的相同當事人之間已經開始,在這種情況下,地方或地區法庭具有管轄權。
如果確認不侵權之訴開始后三個月內在地方或地區法庭啟動侵權訴訟(專利和當事人都相同),則必須中止確認不侵權之訴。因此,應在任何容易被訴的產品上市前至少三個月開始啟動確認不侵權之訴。
統一專利法院無效訴訟的時間
希望為其產品的推出「掃清障礙」的潛在侵權者需要考慮比以前更早地啟動無效程式。程序規則規定,如果在中央法庭無效訴訟未決期間,在地方或地區法庭啟動了侵權訴訟,那麼該地方或地區法庭將有權酌情處理侵權和無效訴訟,將無效訴訟保留在中央法庭,並暫停或繼續侵權訴訟,或者(在雙方都同意的情況下)將案件移送至中央法庭處理。
因此,希望確保其無效訴訟仍留在中央法庭的一方將需要及時啟動無效程式,以便在啟動任何侵權訴訟之前使無效訴訟進入審理,以避免無效訴訟最終在專利權人為侵權訴訟選擇的地方或地區法庭而非中央法庭進行審理的風險。
26. 英國脫歐對單一專利/統一專利法院有何影響?
英國決定脫歐的一個後果是英國也退出了單一專利和統一專利法院專案。英國曾批准統一專利法院協定,但該批准也已被撤回。而其餘國家正在繼續實施單一專利和統一專利法院的計劃。如上所述,仍然需要確定原本旨在設於倫敦的中央法庭分部的新址。
雖然這一切都沒有改變歐洲專利申請的提交和審查方式,但英國脫歐意味著單一專利無法再覆蓋英國。通常只指定兩個或三個國家的歐洲專利申請人需要決定單一專利的成本是否仍然合理,或者是否僅將其歐洲專利指定進入國家範圍。
英國脫歐的另一個後果是,英國不再屬於歐洲經濟區。英國仍然是一個重要的市場,特別是在製藥和電信等領域。此外,英國專利法官的專業知識也得到廣泛認可。因此,未來我們很可能會繼續看到許多多司法管轄區的專利糾紛,同時在英國和統一專利法院和/或其他歐洲國家的國家法院進行平行訴訟。潛在的訴訟當事人需要仔細規劃他們的訴訟策略,以考慮包括臨時禁令等臨時措施在內的所有可用選項。
英國已申請加入洛迦諾公約,該公約將明確英國和歐盟成員國法院(包括統一專利法院在內)各自的管轄權。然而,歐盟目前不願意讓英國加入,這意味著英國法院暫時將通過應用其自己的程式規則和審判便利原則來決定管轄權問題。
英國和歐盟之間的關係將繼續發展。在整個過程中,麥仕奇將繼續通過其歐洲辦事處滿足客戶的所有智慧財產權需求。
27. 應該為單一專利和統一專利法院做哪些準備?
考慮以下:
無論如何,需在統一專利法院生效前及時(迫切!)審查專利組合以確定現有或將來的歐洲專利案件是否一開始要退出退出,以確保評估期內將其排除在新體系之外,而在形式有利時再選擇進入。
有條件的,提交至少歐洲專利、德國和其他歐洲國家的實用新型、英法德荷(以及任何其他重要國家)的國內專利、以及單一專利的組合,從而針對侵權者提供不同的維權方式。
在任何產品開發方案中引入FTO檢索,以便在產品上市前就能確定需關注的單一專利/歐洲專利,從而採取合適的應對措施(如提起無效、確認不侵權之訴和許可談判)。
研究現有許可協定以及其他涉及歐洲智慧財產權發展和實施協定中的管轄權條款和權利行使條款,確保其符合統一專利法院的架構。
了解競爭對手的選擇加入/退出策略可以讓您深入了解他們的優先選項,進而為您自己與競爭對手打交道的策略提供資訊。各個專利的選擇加入/退出狀態可以通過退出退出的歐洲專利的資料庫的門戶進行查詢。雖然尚不清楚是否也有可能輕鬆地分析競爭對手的整個專利組合,但無論如何也應考慮進行專利監測。
28. 單一專利可否僅指定進入單個成員國?
單一專利僅可指定進入全部的參與國。
29. 單一專利的許可是否必須覆蓋所有成員國?
在單一專利的許可中,可以為不同被許可人指定不同的許可地域範圍。
30. 對於歐洲專利/專利申請或單一專利的許可,有哪些需要考慮的一般事項?
首先,歐洲專利的申請人是有權提起申請的審查並隨後決定是獲得進入《歐洲專利公約》的各個成員國的「傳統」歐洲專利還是獲得新的單一專利的一方。儘管如此,專利許可通常授予被許可人與專利申請的審查相關的權利。現有的許可人和被許可人可能希望檢查相關協定是否符合他們的意願。起草新許可協定時應明確哪一方或多方有權提起專利申請的審查並確定授權後生效的形式。
許可也可能以默示的形式約定許可人具有退出退出的權利。如果是這樣,一方就可能作出損害另一方利益或與其意願相悖的決定。現存許可的雙方可能希望重新考慮許可中與此相關的規定。起草新許可協定時應明確誰有權退出宣告。
如果一方在國家法院啟動侵權訴訟,將來與此專利相關的所有訴訟均應在同一管轄地進行。類似地,如果該方在統一專利法院啟動訴訟,將來所有訴訟均限於統一專利法院。如果涉及許可,情況更加複雜,主要因為:
- 首先,專利所有人是有權啟動專利訴訟的一方。
- 但是獨佔許可的被許可人依法也有權提起專利訴訟。
- 任何情況下都可以在許可協議中通過合同約定獨佔許可的被許可人(有時候甚至是非獨佔許可的許可人)享有該權利。
因此,一方可能不經過另一方同意而將其拖入訴訟,而不管這是否違背其意願。
這些複雜情況影響著新專利許可協定的條款擬定以及現存的許可應當作出何種變更。
31. 在同意歐洲專利或單一專利的許可時需要考慮哪些事項?
同意涵蓋(已進入指定《歐洲專利公約》的多個成員國的)傳統歐洲專利或單一專利的專利許可的雙方應考慮如何避免一方將另一方拖入其並不希望涉入的情勢的風險。為此應(尤其)解決以下問題:
- 被許可人是否要對專利申請審查程序負責?
- 是否要賦予被許可人決定將專利作為現在通行的歐洲專利(即,在多個成員國單獨生效)還是單一專利生效的權利?
- 是否要賦予被許可人退出退出的權利?
- 選擇進入或退出宣告是否應作為預設選項?
- 退出退出的專利可以再次加入統一專利法院。撤回退出退出要採用哪種機制?誰應當負責實施?
- 如果被許可人有權決定專利生效的類型或者有權決定退出退出,其在作出決定時是否有義務至少通知許可人?
- 是否應由許可人和被許可人共同決定專利的生效類型或者是否退出宣告?如果是,如果雙方未達成一致,哪種妥協方案比較合適?
- 如果許可協定的一方有權實施退出宣告以避免爭議專利在統一專利法院被無效,其是否有權在另一方可能不希望在國家法院進行訴訟的情況下不經另一方同意而實施?
- 與退出退出有關的輔助費用由誰承擔?
- 假設應對多輪無效而產生的費用可能會超出在統一專利法院單次訴訟的費用,退出宣告后,為應對在國家法院提起的無效程式而支出的費用由誰承擔?
- 如果一方有權做出任何這些決定,在特定情形下另一方是否應有否決權?
獨占許可的被許可人可能希望自主地作出以上決定。這種情況下,應起草許可協定確保許可人有義務提供所有必需的協助和合作。
應當理解,如果有多個被許可人,情況會更加複雜。一個被許可人可能希望在國家法院啟動侵權訴訟(例如,可能因為該國的法律制度對其有利,或者該國為被許可人的母國),但是其他許可人可能更偏向統一專利法院這一途徑。
32. 歐洲專利或單一專利的許可雙方有哪些注意事項?
現有協定可以很好地(並且應當)指定哪一方有權主導專利審查的進行以及啟動侵權訴訟。相關條款可被解釋為默示地涵蓋了統一專利法院制度下的角色分配。但是,它們不太可能涵蓋以下問題:
- 是否要賦予被許可人決定將專利作為現在通行的歐洲專利(即,在多個成員國單獨生效)還是單一專利生效的權利?
- 是否要賦予被許可人退出退出的權利?
- 選擇進入或退出宣告是否應作為預設選項?
- 退出退出的專利可以再次加入統一專利法院。撤回退出退出要採用哪種機制?誰應當負責實施?
- 如果被許可人有權決定專利生效的類型或者有權決定退出退出,其在作出決定時是否有義務至少通知許可人?
- 是否應由許可人和被許可人共同決定專利的生效類型或者是否退出宣告?如果雙方未達成一致,哪種妥協方案或解決機制比較合適?
- 如果許可協定的一方有權實施退出宣告以避免爭議專利在統一專利法院被無效,其是否有權在另一方可能不希望在國家法院進行訴訟的情況下不經另一方同意而實施?
- 與退出宣告有關的輔助費用由誰承擔?
- 假設應對多輪無效而產生的費用可能會超出在統一專利法院單次訴訟的費用,退出宣告后,為應對在國家法院提起的無效程式而支出的費用由誰承擔?
- 如果一方有權做出任何這些決定,在特定情形下另一方是否應有否決權?
特別危險的事實是,一旦訴訟程式(例如在統一專利法院的國家法院)開始,訴訟各方不能在國家法院或統一專利法院之間改變管轄。因此,決定是否退出退出在歐洲專利公約的多個成員國生效的歐洲專利的許可協定的一方可能將許可協定的另一方或多方拖入其並不希望進入的訴訟或至少各方之前並未達成一致的訴訟。因此,許可雙方應審查現有許可,以確定是否需要進行任何更改以儘快適應單一專利。
33. 對於合作協定下產生的智慧財產權的共有人,有哪些注意事項?
單一專利制度對合作協議和智慧財產權的共同擁有權產生影響。合作協定通常會產生共同開發的智慧財產權,這些智慧財產權將通過許多司法管轄區的法律運作為各方共有。產生爭議的合作協定往往可能並未包含否認這一點的合同條款。
如果已在歐洲專利公約的多個成員國生效的歐洲專利為共同所有,則全部所有人需要共同提出申請以退出退出統一專利法院的管轄範圍(點擊此處獲得更多關於選擇退出的資訊)。想要確保這種情況發生的被許可人需要保證全部共有人能夠合作。迄今為止,即使存在合作協定,也不太可能涵蓋這方面。
一般而言,共有人需要共同商定如何在單一專利和統一專利法院到來的情況下實施其申請、無效和訴訟策略,並支付費用,就像他們過去必須就與單一專利無關的申請、實施和行權達成一致一樣。
34. 專利申請/專利的共有人名稱在申請時的順序不同會有何影響?
申請人的國籍決定了哪個國家的法律適用於申請以及授權作為財產的專利。如果單一專利的共有人擁有不同國籍,則應適用申請中首先列出的申請人的國家的法律。由於不同的法律制度賦予共同所有人不同的權利和義務,尤其是在一個所有人可以不經另一所有人同意就可以實施、轉讓、許可或維權的程度方面,因此在提交申請之前需要仔細考慮清楚。
如果簽訂了同意共同擁有專案成果的合作協定,則應在任何發明產生之前約定如何確定共有人在申請中的順序。此外,通過在協定中詳細說明有關實施和行使權利的具體合同權利和義務,可以減少不確定性。
35. 如何將獲准的歐洲專利申請的授權延遲到單一專利生效?
只有在統一專利法院(UPC)協定生效時或之後授權的歐洲專利才能申請單一專利。統一專利法院協定將於德意志聯邦共和國交存統一專利法院協定批准文書後第四個月的第一天生效。支援單一專利制度和統一專利法院制度所需的系統的準備工作正在進行中,但需要一些時間才能完成。德國目前有意推遲交存統一專利法院協定批准文書,直到相關準備工作完成。從德國交存批准文書到統一專利法院協定生效之間的時期稱為「註冊期」。。儘管註冊期何時開始存在相當大的不確定性,但許多評論人士預計將會是2022年9月或之後的某個時間。這意味著2023年早些時候授權的歐洲專利將可成為單一專利。
最近,歐洲專利局宣佈,作為「註冊期」的過渡措施,其將受理已獲准的歐洲專利的授權延遲請求,將其推遲至統一專利法院協定生效之後。任何此類延遲授權的請求都必須在對《歐洲專利公約》第71(3)條下的通知的回復期限內提交。
由於德意志聯邦共和國尚未交存其批准文書,因此歐洲專利局提供的延遲授權的過渡性措施尚無法使用。儘管不知道德國何時交存批准文書,但"註冊期"可能要等到對已經根據《歐洲專利公約》第71(3)條發出了的通知作出答覆的期限屆滿後才會開始。因此,除非採取進一步的延遲措施,否則可能無法使用此過渡措施來延遲已經根據《歐洲專利公約》第71(3)條發出了通知的申請的授權以獲得單一專利。
在歐洲專利局提供的過渡措施可用之前,可能會延遲歐洲專利申請的授權。通過使用《歐洲專利公約》的進一步處理規定,可以容易地獲得至少兩個月的延遲。通過請求對提議授權的文本進行微小修改,可以引發根據《歐洲專利公約》第71(3)條發出第二次通知,新的答覆期為四個月。請求進行此類修改而導致重新開啟審查的風險較低。如果需要,為了答覆根據《歐洲專利公約》第71(3)條發出的第二次通知,可以再次使用上述進一步處理的規定。