义乌市千岸电子商务有限公司(Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd.)诉Jinxing Lin一案中,投诉人的商标注册被对方成功撤销后,投诉人要求Amazon.ca下架侵权商品的投诉内容反过来被对方用来攻击了投诉人。
本案判决 https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1040/2021fc1040.html
案件背景
义乌市千岸电子商务有限公司(简称:千岸公司)是一家线上零售商,自2014年10月起通过Amazon.ca网站往加拿大销售OHUHU品牌产品。2020年8月,千岸公司收到Amazon.ca通知,称其网店里众多OHUHU产品的页面已经应Jinxing Lin(简称:Lin)的投诉而被下架删除。
Lin是加拿大OHUHU商标(第1001070号)的注册人,该注册涵盖了一长串商品服务项目,包括音响设备、自行车设备、家具、服装、音乐创作、教育服务以及与音乐租赁、录制和现场表演相关的服务等。Lin于2017年2月27日申请注册OHUHU商标,声称自2015年1月1日起已在加拿大使用该商标。Lin基于该OHUHU商标注册要求Amazon.ca将千岸公司的商品下架,声称千岸公司卖假货。一段时间后,千岸公司收到进一步通知,获知其更多OHUHU产品在2020年9月和11月也被Amazon.ca下架了。
2020年11月下旬,千岸公司向加拿大联邦法院(Federal Court of Canada)起诉,请求宣告Lin的OHUHU商标注册无效,理由是:
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该商标的显著性与Lin无关;
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Lin不是该商标的有权注册人;
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该商标已被放弃;
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该商标的注册乃基于重大虚假陈述而取得;
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该商标的注册申请乃基于恶意而提交。
千岸公司还指称,Lin要求Amazon.ca下架商品时,提供了诋毁千岸公司产品、服务和经营状况的虚假及误导性陈述,因此也违反了《加拿大商标法》(Canadian Trademarks Act)第7(a)条的规定。
Lin未参与该联邦法院的诉讼程序。
法院判决
除了恶意理由之外,法院在判决中支持了千岸公司基于所有其他理由的商标无效请求。该判决最值得注意的是,法院认定Lin的注册自始无效,理由是该注册是基于对商标在加拿大首次使用日期的重大失实陈述而获得的,并且法院进而认定Lin向Amazon.ca提交的关于其OHUHU注册的陈述是虚假且误导性的,因此也违反了商标法第7(a)条的规定。千岸公司获得了关于利润及仓储损失的赔偿138,000加元以及关于费用支出的赔偿25,000加元。这一赔偿额在本案的情形之下不可谓微不足道。
案件评述
在加拿大,重大失实陈述并非法定的商标无效理由之一,不过法院在之前的判例中已明确这可以成为无效的理由。由于Lin未参加诉讼,因此未有证据证明其OHUHU商标是否确如注册中所声明的那样自2015年1月1日起就已在加拿大使用。此外,千岸公司的证据显示,该公司定期在互联网和市场上搜索调查以了解是否有第三方使用其商标,但此前并未发现Lin有过任何使用OHUHU商标的行为。
本案判决令人瞩目。根据加拿大法律,一件商标注册除非被证明无效,否则将被推定为有效,基于此,一件注册商标只要未被认定无效就能完全地对抗侵权诉讼和假冒诉讼。本案中,Lin向Amazon.ca提出商品下架请求时,其商标注册仍然是有效的,然而法院认定该注册应自始无效,将该注册视为从未存在过,进而认定Lin对Amazon.ca的陈述(与商标相关的)为虚假和误导性的,从而判决Lin违反了商标法第7(a)条的规定。
加拿大最近修改了法律,取消了商标注册申请过程中需声明商标在加拿大的使用状态的要求。不过,绝大多数现存的商标注册是在旧法下取得的,可能包含商标的使用状况的声明。这些声明在涉及该商标的任何后续程序中都将被审查。一旦发现有根本性的重大失实陈述,可能会导致商标注册被视为自始无效,从而丧失商标注册原本能提供的保护,如保护注册人免于侵权和假冒之诉(及损害赔偿请求)等。在加拿大,虚假的使用声明被视为是根本性的失实陈述,因为如非基于该失实陈述也不可能在旧法之下获得商标注册。本案认定任何失实声明都可能危及注册本身的有效性,因此强调了注册中的所有使用声明都必须确保准确的重要性。
本案还认定,投诉内容——例如向亚马逊提出商品下架的请求——属于重大实质陈述,如陈述内容有问题可能会导致投诉人面临有关提供了虚假和误导性陈述并损害了对方企业声誉的指控。值得注意的是,此类投诉通常是基于诚信认知提交的。本案被告没有参与诉讼程序,因此也没有提交证明其采纳、申请和/或使用涉案商标的证据,法院似乎也并未采纳——向Amazon.ca提出商品下架请求乃基于诚信认知而提出的——这一默认看法。
最后,本案对品牌所有人也是一个很好的提醒:
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应尽早在业务涉及的司法管辖区进行商标注册;
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应积极进行商标监控,了解他人是否申请注册了混淆性近似商标,尤其与自身核心品牌相关的。
本文于2022年1月在《世界商标评论》(World Trademark Review)旗下的《WTR日报》(WTR Daily)上首发。