目前,在英國有四種不同的制度來保護外觀設計。
1. 持續未註冊外觀設計權
在英國離開歐盟之前,在英國公開的外觀設計可以自動獲得未註冊共同體外觀設計(UCD)的保護。對於首次在歐盟成員國公開的設計,UCD現在仍然存在。這種權利提供的保護是覆蓋這個歐盟的,並持續三年。UCD保護設計或產品的外觀,無論是二維還是三維的,包括其形狀、顏色、紋理、材料和裝飾。
現在,在英國首次公開的外觀設計已經不再享受這種保護。
但是,在2021年1月1日之前作為UCD受到保護的外觀設計,仍然可以憑藉新設立的持續未註冊外觀設計權(CUD)在英國受到保護。CUD反映了UCD所給予的保護。這些設計在其剩餘的三年期限內將繼續作為CUD在英國受到保護。這一權利的設立是為了確保現有UCD的所有人不會突然發現自己的處境惡化,且無法在英國依靠UCD得到保護。
2. 補充未註冊外觀設計權
補充未註冊外觀設計權(SUD)是英國脫歐後創立的另一項新權利。它為在英國首次公開的設計提供與UCD相同的自動保護,儘管它只在英國而不是在整個歐盟內生效和權利可行使。
SUD是通過在英國首次公開設計而產生的。如果某人首先在歐盟披露了一項設計,那麼該設計就有資格獲得UCD保護,而不是SUD。因此,企業和設計者需要仔細考慮何時公開他們的新設計。
3. 外觀設計權(或稱英國未註冊外觀設計權)
英國未註冊設計權(UK UDR)是另一種類型的未註冊設計。其保護範圍與CUD和SUD不同。它為三維物品的形狀和配置提供保護(即它不保護二維設計、材料、顏色等)。它的保護期從根據該設計製造的物品首次上市之日起10年,或從設計文件生成之日起15年,以兩者中較短者為准。
英國UDR的適用標準是不同的,因為它不是基於在英國的披露。適用資格僅限於英國(或少數合資格國家)的居民、和英國企業(或在少數合資格國家成立的企業)。
英國UDR與SUD並列,同一個產品可以從這兩個制度的保護中受益。例如,鞋子的形狀可能受到英國UDR的保護,而顏色、表面裝飾和所用材料可能受到SUD的保護。
4. 註冊外觀設計權
您還可以申請英國註冊外觀設計權(UK RDR)。英國RDR對產品的線條、輪廓、顏色、形狀、質地或材料或其裝飾的特點所產生的整個或部分產品的外觀給予壟斷權。它可以保護三維和二維設計。重要的是, 與上述未註冊的權利不同, 英國的RDR不要求所有者證明外觀設計已被抄襲才會產生侵權行為。英國RDR的初始保護期為5年,但可以續期,因此保護期最長可達25年。該外觀設計必須是新的,並具有獨特特徵(individual character)。
最近在英國產生的權利行使問題
由於英國有多種未註冊外觀設計制度(如上所述),當事人能夠依靠這些自動的未註冊的權利來對付可能發生在英國的侵權行為。在許多情況下,這些權利是非常有用的,特別是對於在高周轉率或產品數量大的行業中經營的企業來說,持續申請外觀設計註冊是不現實的,例如時裝、快速消費品。但是,這些權利確實有一定的局限性,如保護期限較短,獲得保護資格的規則嚴格,而且就英國UDR而言,不能保護表面裝飾和顏色等。
因此, 如果一項外觀設計可能變得特別有價值或長期存在, 那麼我們鼓勵企業和設計師申請註冊外觀保護。註冊外觀設計保護有許多好處, 其進一步的詳情可在我們的外觀設計知識產權工具箱(英文)中找到。
在申請階段仔細評估所申請的外觀設計的性質和範圍是很重要的, 因為如果以後要對被指控的侵權者行使權利,這將具有重要意義。從歷史上看, 英國法院對已註冊的外觀設計的解釋是相當狹窄的。註冊中所描述的外觀設計需要足夠詳細, 以使其相對于任何現有技術(即你自己的或屬第三方的類似的其他預先存在的外觀設計)而言具有新穎性, 但範圍又要足夠寬泛, 以應對未來可能出現的侵權行為。這可能很棘手,因為你可能不知道所有的現有技術的存在,當然你也不知道未來的侵權行為可能是什麼樣子。
儘管任何圖像(照片、CAD圖、線條圖等)都可以用來表示申請中所希望保護的設計,但專業人士通常會建議使用線條圖來描述您的註冊設計。著名的Trunki案(Magmatic Limited v PMS International Group PLC [2016] UKSC 12)考慮了線條圖與其他更詳細的描述(如CAD圖)所能獲得的不同保護範圍。Trunki註冊的設計是以CAD圖紙的形式出現的,在評估被控侵權行為的相似性時,這一點是非常重要的。CAD圖像可以很容易地顯示出微妙的陰影和輪廓,以及顏色和表面裝飾等裝潢。這就縮小了保護的範圍。相反,正如法官在Trunki案中所說,“......線條圖比CAD圖像更有可能被解釋為不排除表面裝飾"。最近在英國知識產權法院的Lutec案(Lutec訴Cascade Holdings [2021] EWHC 1936 (IPEC))中重申了使用線條圖的好處,在該案中,兩個壁燈被認為侵犯了屬Lutec的註冊設計。Lutec公司的註冊外觀設計是一幅相對簡單的線條圖,描繪了一盞燈的形狀,但並不包括對表面裝飾的描繪。因此,法官認為,侵權產品的某些差異,包括燈具表面的脊狀外觀,不是被告可以依賴的差異。
由於註冊外觀設計相對容易獲得,而且無需審查就能註冊,因此有時會出現沒注意外觀設計的具體展現就申請註冊的傾向。這些案例(以及其他許多案例)突出說明了密切關注外觀設計申請的重要性。沒有一種放之四海而皆準的方法,但是麥仕奇可以為您的特定設計提供最佳建議。
儘管與商標註冊和專利相比, 取得外觀設計要容易得多, 也便宜得多, 但我們知道, 申請註冊外觀設計仍然需要付出代價。但是, 對英國最近的判例法的分析表明, 通過這一過程是值得的。如果我們看一下過去幾年中的一些判決,在這些判決中,外觀設計被認為是有效的和被侵權的:
- 今年早些時候,英國瑪莎(M&S)成功地起訴了Aldi公司對一種發光的聖誕杜松子酒產品的外觀設計侵權行為(英文)。這只是一個註冊外觀設計案件,雖然該產品是在2020年秋季首次推出的,因此UCD/UK UDR可能仍然有效。這也是一個在外觀設計註冊中使用產品的詳細圖片(而不是線條圖)的例子 -- 這對於描述瓶子周圍的藝術品和裡面的閃光是必要的。這是一個很好的例子,說明應根據具體情況評估外觀設計申請的最佳途徑(M&S v Aldi [2023] EWHC 178 (IPEC));
- 另一個成功的侵權案件是2022年的ASR Interiors家具案。同樣,只依靠了註冊的外觀設計(ASR Interiors訴AWS Trading [2022] EWHC 372 (IPEC));
- 上文討論的2021年Lutec案是另一個僅靠註冊外觀設計侵權的成功案例;以及
- 2020年的Rothy's ballerina flats shoes案在註冊外觀設計侵權方面獲得了成功。特別值得注意的是,該案還進行了UCD侵權的論證。UCD被認為是有效的,但沒有被侵權。如果Rothy's公司沒有其註冊的外觀設計的話,僅僅依靠UCD就會輸掉這個案子(Rothy's v Giesswein Walkwaren [2020] EWHC 3391)。
當然,也有例外 -- 例如,“Original Beauty”一案成功地確立了英國的UDR和UCD(未註冊共同體外觀設計)(Original Beauty Technology Company Limited v G4K Fashion Limited [2021] EWHC 294 (Ch))。在過去三年中進入審判階段的外觀設計案件中,大多數勝訴的案件中,原告依靠的是註冊外觀設計。這可能有很多原因,例如,為了成功地證明未註冊外觀設計權被侵權,必須同時證明對該外觀設計的權利和抄襲行為。這就給原告帶來了更大的舉證責任,而這一點在註冊外觀設計侵權索賠中並不存在。但是,註冊外觀設計的最大優勢也許是無法從法院的統計數字中被衡量的,而只是在將其作為權利行使工具的工作經驗中變得很清楚:註冊外觀設計更有可能阻止外觀設計侵權的賠償要求進入法院。由於明確了外觀設計的範圍和所有權,它們對侵權行為起到了威懾作用,並向全世界公佈了外觀設計所有者聲稱的自己的東西。
外觀設計法是一個複雜的法律領域,其特點是在本概述的範圍之外有許多問題。我們目前正在代表客戶處理各種外觀設計侵權事宜。如果您想獲得更詳細的建議,請與我們聯繫。