世界知识产权组织(“WIPO”)最近宣布了对《马德里议定书》(Madrid Protocol)的修订,修订分别于2023年11月1日和2024年11月1日生效。
《马德里议定书》提供了一种便捷高效的方式,可以同时向多个司法管辖区提交商标申请,这种申请被称为国际申请。
当一件国际申请指定一个国家时,该国的知识产权局将根据当地法律对该申请进行审查。如果认为涉及的商标不可接受,该国的知识产权局将发出驳回通知并规定答复时限。此类驳回的答复期限通常很短,不同司法管辖区的期限也可能差异很大,这些都导致混乱,并且混乱局面经常由于驳回通知中未列明期限而加剧。
鉴于驳回通知不答复通常将导致申请被指定国驳回或部分驳回,显然错过答复期限的代价高昂。
《马德里议定书》引入的变化中,包括要求通知应写明驳回答复期限,并且最短的答复期限不得少于2个月或60天,这一变化无疑受到欢迎。
2023.11.1生效的变化
写明答复时限
- 国际申请中的指定国发出临时驳回通知时,WIPO将在驳回通知随附的发给申请人的信中列明相关驳回答复时限。详情也将公布在WIPO的线上公报里。
- 在驳回通知无法以电子方式送达给商标所有人的例外情形下,答复时限将从所有人实际收到驳回通知之时才开始起算。此种情况下,WIPO将通过挂号信方式寄出临时驳回通知,并且不注明答复期限。
新的最短答复期限
- 国际申请的所有人将最少有2个月或60天的时间对临时驳回进行答复。
- 《马德里议定书》的缔约国必须在2025年2月1日之前落实上述最短答复时限的要求,但各国可申请延后这一期限,最晚必须于何时落实(目前)尚无规定。
所有人或异议人的地址
- 临时驳回的原因是存在在先权利和/或异议时,驳回国知识产权局有义务尽量提供在先权利所有人或异议人及/或其代理人的地址(如有),在确实无法提供的情况下(例如,不存在此类信息或根据当地隐私法而无法提供),这一要求可免除。
未体现变化的驳回通知
- 如果某国的知识产权局发出的临时驳回通知未列明答复期限的起始日及截止日,WIPO将不接受该驳回并告知该知识产权局以及相关国际申请的所有人。相关知识产权局将有两个月的期限来更正驳回通知的内容,以保留最初的驳回日期,但也可以发出一个新的内容更正后的驳回通知,以取代之前的通知。
- 从2025年2月1日起,上述规定也同样适用于未能遵守最短答复时限的临时驳回通知(如前所述,落实最短驳回答复的期限可根据各国要求而延长,目前并无最晚必须于何时落实的要求)。
2024.11.1将生效的变化
规则之外的缔约国信函
- 《马德里议定书》的缔约国可以要求WIPO代表他们向国际申请的所有人发送当前规则下并不包含的信函类型,如续展提醒、在先权利引用通知以及其他提醒,以满足当地知识产权局的要求。这项新规定的具体涵盖范围尚待观察。
商品与服务限定被视为无效
- 当通过WIPO提交商品或服务限定时,有些指定国的知识产权局可能会声明该限定不适用于在该国的指定。该情形发生时,WIPO应当将相应无效声明进行公告。
替代指定的共存
- 历史上,在一些地区,当地知识产权局限制国内申请和国际申请指定同时共存。因此,如果一个国际申请的所有人在该地区已经拥有了一个存续中的权利,新的国际申请会被视为用于“取代”已经存在的国内权利。
- WIPO在修订案中确认,在一项国际申请已经取代了一个国内注册的情形下,必须允许该国际申请指定和它所取代的国内权利同时共存。
总体来说,以上规则的修订是积极的,将更便利商标所有人及其代理人管理国际申请。马德里体系的缔约国将如何应对明确期限及通知缺陷后果的要求,尚待观察。如上所述,当地知识产权局在2025年2月1日之前尚不必须履行最短答复时限的要求,并且可以请求延迟履行此义务;因此,对国际注册的申请人来说,收到一个临时驳回通知后的最佳做法仍然是尽快进行回复。