英国知识产权局(UKIPO)发布了期待已久的在争议程序中向无英国送达地址的当事人送达文件的指南,引起了热议。
该指南即刻生效。如果当事人打算答辩,英国知识产权局将要求提供可送达的英国地址(AFS)。新送达地址必须在英国知识产权局要求后的一个月内录入注册簿,否则,视情况注册官可自行决定是否视为放弃商标申请或注册。在实践中,这意味着,如果你是商标遭遇异议或者其他对抗性程序的商标所有人,并且在英国知识产权局向英国境外的你送达异议或撤销文件后,你错过了提交答辩的关键性期限,不要担心,因为你将获得进一步的补救机会。在未来,如果您的英国商标申请或注册遭遇异议,并且您打算进行答辩,但没有英国送达地址,您需确保及时录入有效的英国通信地址。
加雷斯·詹金斯(Gareth Jenkins)在其题为《需要英国代理?马可波罗之旅》的文章中以其自身案例讲述了新指南的背景。2023年1月25日发布的第2/2023号《裁判庭通知》*规定了有多方当事人的程序送达文件的新规则,其中,非英国送达地址的商标申请或注册必须替换为有效的英国地址。它主要涉及指定英国的国际商标注册和与已注册的外观设计相关的争议,但也将包括针对作为英国脱欧过渡安排的一部分、源自欧盟商标和外观设计的类比英国注册提起的撤销程序(当然,前提是这些类比注册并未提供英国送达地址)。
在上述裁判庭通知之前,注册官认为对非英国地址的送达是有效的,送达后有两个月的答辩期限;但申请人或权利所有人经常错过这一关键期限,导致权利丧失。例如,在引发向指定人员的上诉以及随后对英国知识产权局自身做法的审视的案件中(Tradeix Ltd诉New Holland Ventures Pty Ltd, BL O/681/22),英国知识产权局的文件被发送到权利所有人登记的澳大利亚地址,该地址是其会计师的地址。然而,由于澳大利亚采取了新冠肺炎封锁措施,该会计师事务所在法定程序期间处于关闭状态。结果,权利所有人未提交答辩,导致注册被撤销。考虑到这一问题后,指定上诉官于8月裁定,注册官无权在其司法管辖区之外进行送达,在未先行获得被挑战权利的有效英国送达地址的情况下,无法进行有效送达。
去年年底,许多英国代理人员(包括我本人)从英国知识产权局获悉,由于指定上诉官的裁定,英国知识产权局开始审视自身做法,并暂停异议、撤销等程序。本指南是期待已久的,很高兴英国送达地址问题现在有了明确的规则。另一方面,新的做法将让之前权利受到挑战但错过答辩期限的申请人或权利所有人再次尝到甜头——这很棒,但如果你是挑战方,则会有点沮丧。
此实践变化凸显了针对英国有效注册商标和外观设计指定一名英国代理的重要性,这可以确保英国知识产权及局的重要通知,例如撤销请求或新提交的冲突第三方申请的通知,不会产生混乱、耽搁或遗失。英国代理还可提供适当和适格的建议,并及时向您传达有关英国知识产权局实践和指南的最新信息。最后,2023年12月是所有英国商标注册所有人指定英国代理的最后期限,现在立刻指定一名英国代理将避免在2023年12月最后期限之前申请指定可能出现的任何延误。
正如您所知,麦仕奇(Marks&Clerk)在英国有八个办事处可被指定为英国送达地址,有众多可选择的代理人!