概述
在上诉法院的决定中,法院认为:(i)根据1977年专利法,人工智能不是某个人,不能成为发明人;(ii)(伯斯(Birss)大法官反对)泰勒博士通过将DABUS(一种人工智能(AI)机器)列为发明人并依据拥有该AI的所有权而声称有权获得专利,从而在他的专利申请中未能遵守s13(2)(a)中(将某个人确定为发明人)和s13(2)(b)中(表明申请人如何获得专利被授权的权利)的义务。结果是,将该专利申请视为撤回是正确的。
向最高法院提出申请存在可能,但此类申请是否将会被接受可能取决于当前正在进行的有关人工智能和法律的立法审查的状态。
背景
2018年,泰勒博士提交了两项专利申请,将DABUS列为发明人。在他最初的申请中,泰勒博士将他被授予专利的权利描述为源于“对创意机器'DABUS'的所有权”,并在后来的修改中指出“申请人没有将某个人或者某些人确认是他认为的发明人,因为该发明完全且单独由DABUS构思”。
审计官认为泰勒博士未能遵守1977年专利法(PA 1977)第13(2)条,因为其未能:(i) 根据第13(2)(a)项的要求,确定被认为是发明人的人(DABUS不是人,不能是发明人),;(ii)根据第13(2)(b)项的要求,充分说明他从何处获得该专利权。该决定被上诉至高等法院,并被法官马库斯·史密斯(Marcus Smith)([2020] EWHC 2412(Pat))驳回,其理由是:(i)DABUS不能成为发明人,因为它不是人;(ii)泰勒博士未确立被授予专利的权利;以及(iii)作为结果,审计官认为根据第13(2)条,申请视为撤回是正确的。
上诉
该判决涉及泰勒博士向上诉法院提出的进一步上诉。核心问题
- 1977年法案是否要求发明人必须是个人;
- 泰勒博士是否有权申请和被授予专利以及1977年专利法第13(2)条提供的功能;以及
- 审计官认为该申请根据第13(2)条视为撤回是否正确?
主审法官(伯斯大法官、莱恩(Laing)大法官和阿诺德(Arnold)大法官)就第一个问题达成一致:1977年专利法要求发明人是人,因此人工智能机器DABUS不能是发明人。
第二个问题涉及两个独立的分支。第一个是泰勒博士是否有权根据1977年专利法第7条申请(并被授予)专利。第7条规定,虽然“任何人”都可以申请专利(第7(1)条),但专利只能被授予在第7(2)条规定的情况下的发明人或其他人。第二分支与第13(2)条的效力有关,它要求申请人确定他/她认为是发明人的人(第13(2)(a)项),并且如果申请人不是发明人,则说明她/他获得专利的权利的来源(第13(2)(b)项)。未能遵守第13(2)条的后果是专利申请视为撤回(第三个问题)。
法官对第二个和第三个问题意见不一。
阿诺德大法官
阿诺德大法官首先考虑了泰勒博士是否有权根据第7条申请并获得专利。由于泰勒博士承认他既不是发明人(第7(2)(a)项)也不是权利继承人(第7(2)(c)项),阿诺德大法官专注于泰勒博士是否有权根据法律规则(第7(2)(b)项),即通过他对DABUS的所有权而排他性占用以有权获得授权。阿诺德大法官指出“一项发明是一条信息”:DABUS创造的发明是由泰勒博士的有形资产(DABUS)生产的新无形资产。阿诺德大法官的结论是,排他性占有法不适用,因为没有法律规定由现有有形财产生产的新无形资产是有形财产所有者的财产。他继续说,“没有规定由机器创造的发明中的第7(2)(b)项规定的财产归机器的所有者所有”,因此泰勒博士无权获得专利。
阿诺德大法官还考虑了第13(2)条的功能和审计官的角色。参考Nippon Piston Ring Co's Application [1987] RPC 120,阿诺德大法官认为审计官在第13条下的作用是“检查规定的陈述是否已及时提交,如果是,提交的陈述是否符合法定要求或表面有缺陷”。他的结论是泰勒博士没有确定他认为是发明人的人,而是“故意将一个非人确定为发明人”,阿诺德大法官将其描述为“一种法律不能”。阿诺德大法官还得出结论,泰勒博士没有说明他声称的被授予专利的权利是如何产生的,而只是断言他拥有DABUS就足够了。阿诺德大法官认为这一主张(出于上述原因)在法律上是不充分的。
因此,在最后一个问题上,阿诺德大法官得出结论,审计官认为该申请根据第13(2)条视为撤回是正确的。
莱恩大法官
莱恩大法官同时考虑了泰勒博士是否有权根据第7条申请和获得专利以及1977年专利法第13(2)条的功能的问题。她推断,第7条是1977年专利法中唯一授予申请专利权的条款。她指出,“根据其适当的结构,它不允许在发明人不是人的情况下授予专利”。她评论说,“第7(2)(a)项的效力是发明人必须是人。只有一个人可以在发明创造之前订立一份可执行的协议,据此他有权获得发明中的全部财产(衡平法权益除外)。这种协议只能与另一个人达成。只有人可以有权力的继承人(第7(2)(c)项)。因此,如果没有法定推定条款,就法律而言,Dabus根本不可能成为第7条所指的‘发明人’”。她还同意阿诺德大法官的观点,即泰勒博士不能通过任何其他法律规则获得权利。
在此基础上,莱恩大法官处理了泰勒博士是否遵守了第13(2)条规定的义务的问题。她的结论是否定的,因为泰勒博士“明确地断言了发明人不是人”,因此没有遵守第13(2)(a)项的规定,并且更没有提供根据第13(2)(b)项的要求获得权利的依据。因此,审计官认为该申请撤回是正确的。
伯斯大法官(反对)
在考虑泰勒博士是否有权根据第7条申请并被授予专利时,伯斯大法官建议起始立场是泰勒博士(作为申请人)推定有权。他解释说,第7(4)条规定提出申请的人应被视为有权获得专利的人,并应被解释为“除非与为本法案中的该目的而设立的程序(即第8条和第37条中的程序[赋权程序])存在相悖”,则都适用。应用这一推定,他建议尽管泰勒博士不能根据第7(2)(a)项(作为主要或联合发明人)或第7(2)(c)项(作为权利的继承人)申请专利,其中涉及权利的转让,根据第7(2)(b)项,类比于雇主针对雇员发明,他可以作为权利的第一所有者(一旦专利成立)。
关于第13(2)条的效力和审计长的作用的问题,伯斯大法官回顾了立法历史(回到1623年的垄断法),伯斯大法官建议第13(2)条的目的是提供要公开的信息。伯斯大法官解释说,1977年的法案没有赋予审计官决定谁有权获得专利的问题的权力,因此无法评估泰勒博士的权利衍生的主张是否充分。他指出,未能遵守第13(2)条的后果是视为撤回申请。他解释说,这与审计官根据申请人权利的优劣做出决定的想法不一致。
关于确定发明人的要求,伯斯大法官将第13(2)条解释为意味着确定发明人或衍生方面的善意错误不应阻止申请人获得专利或使专利遭遇撤销。他评论说,“与发明人权有关的所有要求是申请人必须确定他认为谁是发明人”。他解释说,如果申请人出于善意而无法确定发明人,则申请不太可能受到损害。他推理说,如果“审计官确信申请人提供的是他们的真实信念,那么[对他而言]似乎已经满足了第13(2)(a)项的规定。没有理由认为该条款对申请人强加了任何比陈述他们对发明人是谁的真实信念更高的义务”。他的结论是,根据泰勒博士的真实信念将DABUS列为发明人,他遵守了第13(2)(a)项的规定。
谈到第13(2)(b)项,伯斯大法官基于他在第7(2)(b)项上的总结得出结论,泰勒博士通过将他对DABUS的所有权列为其专利权的基础而满足了这一要求。
基于上述推理,伯斯大法官得出结论,泰勒博士已遵守第13(2)(b)项的规定并且认为审计官视为撤回申请是错误的。
评注
该判决重申了人工智能机器不能是发明人:现行法律要求任何发明人都是“人”,而人工智能并不是。为了让人工智能机器被列为专利的发明人,并且为了其运营商可申请此类专利,除非最高法院推翻上诉法院关于发明人必须是“人”的裁决(这似乎不太可能(这是一个一致决定)),否则需要修改立法。
鉴于伯斯大法官和阿诺德大法官具有差异的决定,更有趣且可以说尚未解决的问题在于泰勒博士是否遵守了第13(2)条的要求。这是一个复杂的法律解释问题,两位专家专利法官(阿诺德大法官和伯斯大法官)就此达成了相反的意见。可以说,遵守专利交易的申请人因手续问题而被剥夺保护是不公平的。事实上,结果可能是,如果随后涵盖发明的专利被授权,AI的所有者将对其发明保密,并寻求利用第64条在先使用抗辩。或者,如果AI输出大量涌入互联网的庞大公共存储库,将成为现有技术的来源,用以(之后,可能是独立地)无效真实的人的创造性贡献。
伯斯大法官的建议是,如果申请人“真正相信”他们将谁列为发明人,就可以满足列出发明人的要求,这是在没有全面立法审查的情况下解决问题的一种具吸引力的方式。他通过与雇员发明(尽管并非源于比较法律制度)进行比较来推断这一点,以此作为基础得出结论,即为人工智能创造的发明申请专利的权利可以源于第7(2)(b)项和他的以下解释:1977年专利法没有赋予审计官决定谁有权获得专利的问题的权力(因此无法评估泰勒博士指出的申请权利的衍生的充分性)。
这个问题可以上诉到最高法院,并且可以采用任何一种方式。然而,鉴于英国知识产权局正在审查有关人工智能的问题,似乎变化更有可能以修订立法的形式出现。
最后,虽然不是这个决定的核心,但同样有趣的是,伯斯大法官和阿诺德大法官都承认人工智能发明与创造性测试之间存在紧张关系。伯斯大法官指出,“现在有一类潜在的可申请专利的发明可以在没有人类发明人的情况下创造,那么这并不意味着[本领域技术人员的客观标准]不能用于考虑该发明是否满足[创造性]测试。”这提出了一个问题,即未来是否可以要求技术人员包括可以访问AI输出的本领域技术人员。
法院在专利案件中对人工智能的考虑尚处于起步阶段。法院将如何解决即将出现的大量问题还有待观察。无论DABUS是否是任何可专利发明的设计者,这一判决都强调了一个事实,即当前的法律框架并未满足人工智能机器可能能够进行发明创造的可能性。因此,关于人工智能的立法审查和法律将是受到欢迎的。