概述
在上訴法院的決定中,法院認為:(i)根據1977年專利法,人工智能不是某個人,不能成為發明人;(ii)(伯斯(Birss)大法官反對)泰勒博士通過將DABUS(一種人工智能(AI)機器)列為發明人並依據擁有該AI的所有權而聲稱有權獲得專利,從而在他的專利申請中未能遵守s13(2)(a)中(將某個人確定為發明人)和s13(2)(b)中(表明申請人如何獲得專利被授權的權利)的義務。結果是,將該專利申請視為撤回是正確的。
向最高法院提出申請存在可能,但此類申請是否將會被接受可能取決於當前正在進行的有關人工智能和法律的立法審查的狀態。
背景
2018年,泰勒博士提交了兩項專利申請,將DABUS列為發明人。在他最初的申請中,泰勒博士將他被授予專利的權利描述為源於“對創意機器'DABUS'的所有權”,並在後來的修改中指出“申請人沒有將某個人或者某些人確認是他認為的發明人,因為該發明完全且單獨由DABUS構思”。
審計官認為泰勒博士未能遵守1977年專利法(PA 1977)第13(2)條,因為其未能:(i) 根據第13(2)(a)項的要求,確定被認為是發明人的人(DABUS不是人,不能是發明人);(ii)根據第13(2)(b)項的要求,充分說明他從何處獲得該專利權。該決定被上訴至高等法院,並被法官馬庫斯·史密斯(Marcus Smith)([2020] EWHC 2412(Pat))駁回,其理由是:(i)DABUS不能成為發明人,因為它不是人;(ii)泰勒博士未確立被授予專利的權利;以及(iii)作為結果,審計官認為根據第13(2)條,申請視為撤回是正確的。
上訴
該判決涉及泰勒博士向上訴法院提出的進一步上訴。核心問題是:
- 1977年法案是否要求發明人必須是個人;
- 泰勒博士是否有權申請和被授予專利以及1977年專利法第13(2)條提供的功能;以及
- 審計官認為該申請根據第13(2)條視為撤回是否正確?
主審法官(伯斯大法官、萊恩(Laing)大法官和阿諾德(Arnold)大法官)就第一個問題達成一致:1977年專利法要求發明人是人,因此人工智能機器DABUS不能是發明人。
第二個問題涉及兩個獨立的分支。第一個是泰勒博士是否有權根據1977年專利法第7條申請(並被授予)專利。第7條規定,雖然“任何人”都可以申請專利(第7(1)條),但專利只能被授予在第7(2)條規定的情況下的發明人或其他人。第二分支與第13(2)條的效力有關,它要求申請人確定他/她認為是發明人的人(第13(2)(a)項),並且如果申請人不是發明人,則說明她/他獲得專利的權利的來源(第13(2)(b)項)。未能遵守第13(2)條的後果是專利申請視為撤回(第三個問題)。
法官對第二個和第三個問題意見不一。
阿諾德大法官
阿諾德大法官首先考慮了泰勒博士是否有權根據第7條申請並獲得專利。由於泰勒博士承認他既不是發明人(第7(2)(a)項)也不是權利繼承人(第7(2)(c)項),阿諾德大法官專注于泰勒博士是否有權根據法律規則(第7(2)(b)項),即通過他對DABUS的所有權而排他性佔用以有權獲得授權。阿諾德大法官指出“一項發明是一條資訊”:DABUS創造的發明是由泰勒博士的有形資產(DABUS)生產的新無形資產。阿諾德大法官的結論是,排他性佔有法不適用,因為沒有法律規定由現有有形財產生產的新無形資產是有形財產所有者的財產。他繼續說,“沒有規定由機器創造的發明中的第7(2)(b)項規定的財產歸機器的所有者所有”,因此泰勒博士無權獲得專利。
阿諾德大法官還考慮了第13(2)條的功能和審計官的角色。參考Nippon Piston Ring Co's Application [1987] RPC 120,阿諾德大法官認為審計官在第13條下的作用是“檢查規定的陳述是否已及時提交,如果是,提交的陳述是否符合法定要求或表面有缺陷”。他的結論是泰勒博士沒有確定他認為是發明人的人,而是“故意將一個非人確定為發明人”,阿諾德大法官將其描述為“一種法律不能”。阿諾德大法官還得出結論,泰勒博士沒有說明他聲稱的被授予專利的權利是如何產生的,而只是斷言他擁有DABUS就足夠了。阿諾德大法官認為這一主張(出於上述原因)在法律上是不充分的。
因此,在最後一個問題上,阿諾德大法官得出結論,審計官認為該申請根據第13(2)條視為撤回是正確的。
萊恩大法官
萊恩大法官同時考慮了泰勒博士是否有權根據第7條申請和獲得專利以及1977年專利法第13(2)條的功能的問題。她推斷,第7條是1977年專利法中唯一授予申請專利權的條款。她指出,“根據其適當的結構,它不允許在發明人不是人的情況下授予專利”。她評論說,“第7(2)(a)項的效力是發明人必須是人。只有一個人可以在發明創造之前訂立一份可執行的協議,據此他有權獲得發明中的全部財產(衡平法權益除外)。這種協定只能與另一個人達成。只有人可以有權力的繼承人(第7(2)(c)項)。因此,如果沒有法定推定條款,就法律而言,Dabus根本不可能成為第7條所指的‘發明人’”。她還同意阿諾德大法官的觀點,即泰勒博士不能通過任何其他法律規則獲得權利。
在此基礎上,萊恩大法官處理了泰勒博士是否遵守了第13(2)條規定的義務的問題。她的結論是否定的,因為泰勒博士“明確地斷言了發明人不是人”,因此沒有遵守第13(2)(a)項的規定,並且更沒有提供根據第13(2)(b)項的要求獲得權利的依據。因此,審計官認為該申請撤回是正確的。
伯斯大法官(反對)
在考慮泰勒博士是否有權根據第7條申請並被授予專利時,伯斯大法官建議起始立場是泰勒博士(作為申請人)推定有權。他解釋說,第7(4)條規定提出申請的人應被視為有權獲得專利的人,並應被解釋為“除非與為本法案中的該目的而設立的程式(即第8條和第37條中的程式[賦權程式])存在相悖”,則都適用。應用這一推定,他建議儘管泰勒博士不能根據第7(2)(a)項(作為主要或聯合發明人)或第7(2)(c)項(作為權利的繼承人)申請專利,其中涉及權利的轉讓,根據第7(2)(b)項,類比于雇主針對雇員發明,他可以作為權利的第一所有者(一旦專利成立)。
關於第13(2)條的效力和審計長的作用的問題,伯斯大法官回顧了立法歷史(回到1623年的壟斷法),伯斯大法官建議第13(2)條的目的是提供要公開的資訊。伯斯大法官解釋說,1977年的法案沒有賦予審計官決定誰有權獲得專利的問題的權力,因此無法評估泰勒博士的權利衍生的主張是否充分。他指出,未能遵守第13(2)條的後果是視為撤回申請。他解釋說,這與審計官根據申請人權利的優劣做出決定的想法不一致。
關於確定發明人的要求,伯斯大法官將第13(2)條解釋為意味著確定發明人或衍生方面的善意錯誤不應阻止申請人獲得專利或使專利遭遇撤銷。他評論說,“與發明人權有關的所有要求是申請人必須確定他認為誰是發明人”。他解釋說,如果申請人出於善意而無法確定發明人,則申請不太可能受到損害。他推理說,如果“審計官確信申請人提供的是他們的真實信念,那麼[對他而言]似乎已經滿足了第13(2)(a)項的規定。沒有理由認為該條款對申請人強加了任何比陳述他們對發明人是誰的真實信念更高的義務”。他的結論是,根據泰勒博士的真實信念將DABUS列為發明人,他遵守了第13(2)(a)項的規定。
談到第13(2)(b)項,伯斯大法官基於他在第7(2)(b)項上的總結得出結論,泰勒博士通過將他對DABUS的所有權列為其專利權的基礎而滿足了這一要求。
基於上述推理,伯斯大法官得出結論,泰勒博士已遵守第13(2)(b)項的規定並且認為審計官視為撤回申請是錯誤的。
評注
該判決重申了人工智能機器不能是發明人:現行法律要求任何發明人都是“人”,而人工智能並不是。為了讓人工智能機器被列為專利的發明人,並且為了其運營商可申請此類專利,除非最高法院推翻上訴法院關於發明人必須是“人”的裁決(這似乎不太可能(這是一個一致決定)),否則需要修改立法。
鑒於伯斯大法官和阿諾德大法官具有差異的決定,更有趣且可以說尚未解決的問題在於泰勒博士是否遵守了第13(2)條的要求。這是一個複雜的法律解釋問題,兩位專家專利法官(阿諾德大法官和伯斯大法官)就此達成了相反的意見。可以說,遵守專利交易的申請人因手續問題而被剝奪保護是不公平的。事實上,結果可能是,如果隨後涵蓋發明的專利被授權,AI的所有者將對其發明保密,並尋求利用第64條在先使用抗辯。或者,如果AI輸出大量湧入互聯網的龐大公共存儲庫,將成為現有技術的來源,用以(之後,可能是獨立地)無效真實的人的創造性貢獻。
伯斯大法官的建議是,如果申請人“真正相信”他們將誰列為發明人,就可以滿足列出發明人的要求,這是在沒有全面立法審查的情況下解決問題的一種具吸引力的方式。他通過與雇員發明(儘管並非源於比較法律制度)進行比較來推斷這一點,以此作為基礎得出結論,即為人工智能創造的發明申請專利的權利可以源於第7(2)(b)項和他的以下解釋:1977年專利法沒有賦予審計官決定誰有權獲得專利的問題的權力(因此無法評估泰勒博士指出的申請權利的衍生的充分性)。
這個問題可以上訴到最高法院,並且可以採用任何一種方式。然而,鑒於英國知識產權局正在審查有關人工智能的問題,似乎變化更有可能以修訂立法的形式出現。
最後,雖然不是這個決定的核心,但同樣有趣的是,伯斯大法官和阿諾德大法官都承認人工智能發明與創造性測試之間存在緊張關係。伯斯大法官指出,“現在有一類潛在的可申請專利的發明可以在沒有人類發明人的情況下創造,那麼這並不意味著[本領域技術人員的客觀標準]不能用於考慮該發明是否滿足[創造性]測試。”這提出了一個問題,即未來是否可以要求技術人員包括可以訪問AI輸出的本領域技術人員。
法院在專利案件中對人工智能的考慮尚處於起步階段。法院將如何解決即將出現的大量問題還有待觀察。無論DABUS是否是任何可專利發明的設計者,這一判決都強調了一個事實,即當前的法律框架並未滿足人工智能機器可能能夠進行發明創造的可能性。因此,關於人工智能的立法審查和法律將是受到歡迎的。