2023 年 5 月 10 日,Smith 法官在 Optis 訴 Apple [2023] EWHC 1095 (Ch) 案中做出了 有關“FRAND”的判決。
該判決涉及“審判 E“ -- “FRAND“審判,而在此之前進行的技術審判 A-D 涉及某些專利的有效性和/或必要性問題。該判決有三個特別重要的主題。首先,英國法院再次確認其願意並有能力確定全球 FRAND 費率。第二,法院將如何確定該費率。第三,這些特定訴訟中的相關許可費。
許多讀者都知道,在電信行業,如果某項專利被認為對行業標準至關重要,則被稱為標準必要專利 (SEP)。歐洲電信標準協會(ETSI)要求 SEP 持有人以公平合理且無歧視(FRAND)的條件向實施者許可使用其 SEP。在最近的判決中,法官解釋了行業標準和專利權中 "Hold Up "和 "Hold Out "的概念。法官進一步解釋說,如果沒有 FRAND 制度,專利權人可能會在另一方拒絕支付過量專利使用費的情況下禁止使用其 SEP,從而破壞或“阻礙(Hold Up)”該領域的技術發展。另一方面,專利壟斷的國家性質,使得專利權人很難在全球範圍內行使其權利;侵權人可以依靠這一現實進行“抵抗(Hold Out)”,而不尋求全球許可。
關於英格蘭和威爾士法院是否有權決定全球 FRAND 費率的問題,法官解釋了英格蘭法院對當事人無視其 FRAND 義務所採取的態度。在“Hold Up”
的情況下,如果實施者願意接受 FRAND 許可,專利權人將被拒絕授予禁令。在“Hold Out”的情況下,如果實施者拒絕接受按 FRAND條件授予的許可,則專利權人將被授予禁令。據進一步解釋,這些極端情況的本質是一樣的:對拒絕談判的行為附加不利後果,使其在商業上不可能無視 FRAND 制度。這就迫使雙方當事人尋求達成 FRAND 許可。如果無法達成這樣的許可,則認為法院可以作為補救程序的一部分,確定全球 FRAND 許可的條款。法官參考了最高法院在 Unwired Planet 案中的裁決,認為英國法院的管轄權有兩個基礎。首先,確定全球 FRAND 許可的能力產生於 "確定國家專利有效性和侵權的管轄權(授予FRAND許可的國家專屬)與提供 FRAND 許可的合同承諾的結合"。其次,"FRAND 承諾並不限制法院僅對確定有效和侵權的專利施加條款。誠然,SEP 所有者必須證明與英國 SEP 有關的侵權(因此也是有效性)和必要性,才能觸發管轄權,但一旦觸發管轄權,就可以自由地對完全未經檢驗的全球知識產權許可施加條款"。
關於法院如何確定合適的費率,法官解釋說,"可比性 "對於回答 FRAND 問題而言具有巨大價值。"可比交易 "被解釋為與 Optis 和蘋果之間的 FRAND 許可足夠相似的交易。據解釋,在自願的買方和自願的賣方之間公平談判達成的、與本案真正相似的可比交易將具有重要的證據價值。雙方都以他們所謂的 "可比 "許可來支持自己的觀點。判決書的一個經過大量編輯的附件詳細介紹了(或者說沒有公開介紹)這些許可的基本條款概要。
關於在這些特定訴訟中被確定為 "FRAND "的費用,法官認為,每年 513 萬美元的費率是 "FRAND "費率,此外,5 年的年費率對於許可的長度而言是合適的,並得出結論,蘋果公司應當以未來使用許可費的方式向 Optis 公司預付 2,565 萬美元(就算加速付款也沒有折扣)。法官還認為,對於過去的侵權行為,還應支付 3,078 萬美元(外加利息)。雖然這似乎是一筆鉅款,但應該記住的是,有報道稱 Optis 要求的金額比這要大得多。
當然,雖然 FRAND 條款已經確定(可上訴),但蘋果公司並沒有義務接受許可。但是,如果蘋果拒絕接受許可,那麼預計英國將隨之發佈禁令。此外,不接受許可將意味著蘋果公司無法擺脫過去的侵權行為。法官解釋說,"蘋果公司為解除過去的侵權行為而必須支付的本金將......是 513 萬美元的六倍,即 3,078 萬美元"。然而,這一數額是基於全球範圍內的數額,因此在許可被拒絕的情況下,Optis 可能只有權獲得該數額的一小部分,以補償過去在英國的侵權行為。
另外值得注意的是,2023 年 4 月 6 日,最高法院批准了蘋果訴 Optis [2022] EWCA Civ 1411 案的相關上訴。這些訴訟審查了 SEP 持有人是否有權在法院認定其專利有效、必要且被侵權後立即獲得禁令,除非實施者承諾按照法院隨後確定的 FRAND 條款獲得許可。