2023 年 5 月 10 日,Smith 法官在 Optis 诉 Apple [2023] EWHC 1095 (Ch) 案中做出了 有关“FRAND”的判决。
该判决涉及“审判 E“ -- “FRAND“审判,而在此之前进行的技术审判 A-D 涉及某些专利的有效性和/或必要性问题。该判决有三个特别重要的主题。首先,英国法院再次确认其愿意并有能力确定全球 FRAND 费率。第二,法院将如何确定该费率。第三,这些特定诉讼中的相关许可费。
许多读者都知道,在电信行业,如果某项专利被认为对行业标准至关重要,则被称为标准必要专利 (SEP)。欧洲电信标准协会(ETSI)要求 SEP 持有人以公平合理且无歧视(FRAND)的条件向实施者许可使用其 SEP。在最近的判决中,法官解释了行业标准和专利权中 "Hold Up "和 "Hold Out "的概念。法官进一步解释说,如果没有 FRAND 制度,专利权人可能会在另一方拒绝支付过量专利使用费的情况下禁止使用其 SEP,从而破坏或“阻碍(Hold Up)”该领域的技术发展。另一方面,专利垄断的国家性质,使得专利权人很难在全球范围内行使其权利;侵权人可以依靠这一现实进行“抵抗(Hold Out)”,而不寻求全球许可。
关于英格兰和威尔士法院是否有权决定全球 FRAND 费率的问题,法官解释了英格兰法院对当事人无视其 FRAND 义务所采取的态度。在“Hold Up”
的情况下,如果实施者愿意接受 FRAND 许可,专利权人将被拒绝授予禁令。在“Hold Out”的情况下,如果实施者拒绝接受按 FRAND条件授予的许可,则专利权人将被授予禁令。据进一步解释,这些极端情况的本质是一样的:对拒绝谈判的行为附加不利后果,使其在商业上不可能无视 FRAND 制度。这就迫使双方当事人寻求达成 FRAND 许可。如果无法达成这样的许可,则认为法院可以作为补救程序的一部分,确定全球 FRAND 许可的条款。法官参考了最高法院在 Unwired Planet 案中的裁决,认为英国法院的管辖权有两个基础。首先,确定全球 FRAND 许可的能力产生于 "确定国家专利有效性和侵权的管辖权(授予FRAND许可的国家专属)与提供 FRAND 许可的合同承诺的结合"。其次,"FRAND 承诺并不限制法院仅对确定有效和侵权的专利施加条款。诚然,SEP 所有者必须证明与英国 SEP 有关的侵权(因此也是有效性)和必要性,才能触发管辖权,但一旦触发管辖权,就可以自由地对完全未经检验的全球知识产权许可施加条款"。
关于法院如何确定合适的费率,法官解释说,"可比性 "对于回答 FRAND 问题而言具有巨大价值。"可比交易 "被解释为与 Optis 和苹果之间的 FRAND 许可足够相似的交易。据解释,在自愿的买方和自愿的卖方之间公平谈判达成的、与本案真正相似的可比交易将具有重要的证据价值。双方都以他们所谓的 "可比 "许可来支持自己的观点。判决书的一个经过大量编辑的附件详细介绍了(或者说没有公开介绍)这些许可的基本条款概要。
关于在这些特定诉讼中被确定为 "FRAND "的费用,法官认为,每年 513 万美元的费率是 "FRAND "费率,此外,5 年的年费率对于许可的长度而言是合适的,并得出结论,苹果公司应当以未来使用许可费的方式向 Optis 公司预付 2,565 万美元(就算加速付款也没有折扣)。法官还认为,对于过去的侵权行为,还应支付 3,078 万美元(外加利息)。虽然这似乎是一笔巨款,但应该记住的是,有报道称 Optis 要求的金额比这要大得多。
当然,虽然 FRAND 条款已经确定(可上诉),但苹果公司并没有义务接受许可。但是,如果苹果拒绝接受许可,那么预计英国将随之发布禁令。此外,不接受许可将意味着苹果公司无法摆脱过去的侵权行为。法官解释说,"苹果公司为解除过去的侵权行为而必须支付的本金将......是 513 万美元的六倍,即 3,078 万美元"。然而,这一数额是基于全球范围内的数额,因此在许可被拒绝的情况下,Optis 可能只有权获得该数额的一小部分,以补偿过去在英国的侵权行为。
另外值得注意的是,2023 年 4 月 6 日,最高法院批准了苹果诉 Optis [2022] EWCA Civ 1411 案的相关上诉。这些诉讼审查了 SEP 持有人是否有权在法院认定其专利有效、必要且被侵权后立即获得禁令,除非实施者承诺按照法院随后确定的 FRAND 条款获得许可。