2021年,全球商标服务有限公司(“GTS”)申请注册以下商标:
以上商标指定用于第25类的 “服装、鞋、帽” 产品。英国商标局驳回了全部申请,理由是GTS的申请出于恶意。GTS对驳回进行复审,复审审查官维持了对于RONALDINHO和HENRY图案商标申请的驳回。
简言之,复审审查官引用了NEYMAR一案的裁定 (案件T-795/17 Moreira v EUIPO (NEYMAR)和TRUMP一案的裁定(Trump International Ltd v DTTM Operations LLC [2019] EWHC 769 (Ch)),并认为:
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尽管Ronaldinho和Thierry Henry在涉案商标申请提交时已退休,但英国消费者仍知晓他们的名字,并认为他们是著名的前足球运动员。
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英国消费者会误认为这些前足球运动员对GTS提供的商品进行背书或者拥有某些控制权,但双方之间实际没有任何联系,因此GTS其实是对Ronaldinho和Henry的姓名“搭便车”,属于恶意行为。因此,本案存在可推翻的推定恶意,但GTS未能推翻。
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注册官有权在单方审查中进行干预并基于恶意进行驳回,以保护消费者、姓名被无关第三方申请商标的名人以及商标注册体系。
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GTS的申请还会阻止Ronaldinho和Thierry Henry在商业活动中合法使用自己的姓名。
GTS向指定的御用大律师Geoffrey Hobbs提出进一步上诉,理由是复审审查官的裁定在法律和程序上存在缺陷。
裁定
御用大律师Geoffrey Hobbs引用了关于恶意的判例法,即:除非另有证明,否则应推定申请人具有善意;因此,原告需负责推翻“可推翻的善意推定”。他补充说,尽管申请人可能最适合提供关于其申请商标动机的信息,但原告仍需:1)阐明控诉恶意申请的理由和事实依据,2)基于无罪推定而不是可推翻的恶意推定进行程序。
Hobbs先生还认为,注册官下发的恶意申请驳回是基于“姓名权”,但在英国没有形象权或对个人形象或肖像权的保护,且Fenty v Arcadia Group Brands Ltd (Rihanna)一案的裁定确立,寻求控制其形象使用的名人必须基于假冒、违约、泄密或版权侵权。他补充道,尽管在评估申请人是否恶意提交申请时必须考虑“第三方标志享有的法律保护程度”(案件C529/07 Chocoladefabriken Lindt&Sprungli AG),但这并不意味着在没有充分证据的情况下,申请名人姓名会自动引发恶意申请驳回。
此外,他认为,尽管注册官有义务保护商标系统、保护其免受申请人的滥用行为,但其应作为独立和公正的裁判方,不应基于第三方的权利驳回商标,除非该权利的持有人进行异议。Hobbs先生认为,在Ronaldinho和Thierry Henry有机会基于相对理由针对GTS行使其未注册在先权利的前提下,注册官却充当了“调查官-检察官-法官-陪审团-执行官”的角色,并执行了“有针对性的审查程序”。
Hobbs先生认定,注册官的裁定基于《英国知识产权局审查指南》的“法律缺陷”指南,并支持了GTS的上诉。因此,RONALDINHO和HENRY图案商标被转至注册官进行进一步处理,已于近日公告进入异议期。
评论
这一裁定增加了证明恶意控诉的难度。重要的是,这表明英国知识产权局可能无法在审查时驳回含有名人姓名的商标申请。这将使该局的做法与其现行的在审查阶段不基于在先注册权利驳回商标申请的做法一致,而将此事宜留给有权在异议或无效程序中行使在先权利的权利人。
然而,这加重了商标所有人的负担,即,需监视商标注册库并自行反对可能试图利用著名商标及其所有人的第三方申请。