欧洲专利局(EPO)以其对于修改超范围的严苛而闻名,特别是在判断本领域技术人员能否从原说明书和权利要求书记载的内容中“直接、毫无疑义地”确定时。欧洲专利局的另一个严苛之处,也许不那么出名,有关权利要求的参数限定。在这件事上,对本领域技术人员能力的判断可能影响到申请人和专利权人。
欧洲专利局的规定
《欧洲专利局审查指南》F部分第四章第4.11条对参数限定进行了规定:
- 对本领域技术人员来说,权利要求本身(不包括从说明书中得到的)应当是清楚的;
- 测量(或至少说是引用)参数的方法应当完整地记载于权利要求本身;且
- 申请人用参数来限定权利要求的保护范围时,应当确保本领域技术人员能容易且毫无疑义地验证是否落入了权利要求的保护范围。
对于第(ii)点,如果权利要求中未记载具体定义,还可以通过证明以下几点来证明满足了第(ii)点:
- 使用的测量方法属于本领域技术人员的公知常识,例如只存在一种方法,或某一种方法是常规方法;或
- 在所属技术领域中用于确定某参数的所有测量方法都将产生相同的结果(在适当的测量精度内)。
尽管存在以上让步,我们仍强烈建议尽一切可能遵守第(ii)点,哪怕只是为了避免要证明一种测量技术是公知常识或者要证明构成公知常识一部分的所有测量技术都产生实质上相同的结果。
非常规参数
欧洲专利局对于“非常规参数”给予额外的关注。如果(i)本领域存在标准参数却未使用,使用的是另一个参数,或(ii)某参数所表征的属性是本领域以前未测量过的,则欧洲专利局认为该参数是非常规参数。
在第一种情况下,为了防止申请人通过对现有产品特征的再定义来掩盖缺乏新颖性的事实,欧洲专利局要求申请人在专利申请文件中说明该非常规参数与标准参数之间是如何转换的,以便与现有技术进行有意义的比较。而且,如果测量该非常规参数需要采用不可获得的设备,则无论如何,权利要求都会因不清楚而被驳回。
在第二种情况下,申请人应当确保本领域技术人员能准确地理解该参数,以便进行测量该参数所需的测试,并与现有技术进行有意义的比较。
问题
参数限定的主要问题是,参数限定可能导致权利要求不清楚。如果本领域技术人员不能“容易且毫无疑义地”确定某产品是否与该参数相符,则权利要求的保护范围就不清楚。
除了不清楚之外,参数限定还可能导致公开不充分和/或缺乏创造性。如果参数的模糊性使本领域技术人员不能确定实现发明的技术手段,则公开不充分。如果某参数有多种解释,只要这些解释中有一种不能带来想要的技术效果,权利要求就可能缺乏创造性。由于不清楚不是异议程序的适格理由(或者至少说不能以此启动异议程序),以上这些额外的考虑尤其重要。
在欧洲专利局使用参数限定时,应考虑以下三点。
限定的是什么参数?
在非正式和口头交流中,很多参数经常用缩略语来指代。例如,在聚合物领域,冗长的"重均分子量"(Mw)经常被简称为聚合物的"质量"。"质量"不适合在权利要求中使用,因为它可以被解释为分子量的任意一种度量,每种度量对于典型的聚合物样品都将产生不同的值。此外,有些申请人使用的内部度量,是自以为常规但并不被更普遍的圈子使用的,这可能导致该度量被认定为非常规参数。
如何测量该参数?
即使限定了具体的参数,但如果不存在标准的测量技术,或者存在多种常规的测量技术,且这些常规的测量技术会产生彼此不同的结果,则该参数还是不清楚的。例如,Mw可以通过凝胶渗透色谱法或光散射法来测量,这两个方法会给出彼此不同的结果。此外,某些技术产生的结果可能取决于应用条件。例如,取决于温度、溶剂和采用的校准标准,凝胶渗透色谱法可以给出完全不同的结果。
何时测量该参数?
测量学是一个活跃的技术领域,设备和技术都在不断完善。因此应当考虑测量技术或材料或设备是否随着时间的推移而变化并产生实质上不同的结果。在这种情况下,仅仅提及该技术可能是不够的。如果测量基于公认的标准(例如ASTM或ISO),则尤其应当考虑这一问题,因为这些标准会定期更新。
参数限定带来的另一个复杂情况是,如果现有技术公开了可能相关的产品但没有限定参数,则申请人有义务证明所公开的产品不具备要求的参数,这与非常规参数的情况类似。
参数限定的好处
鉴于以上情况,有理由质疑为什么要在权利要求中限定参数。首先,在某些技术领域,参数是难以避免的。例如,任何与纳米科学有关的发明可能都需要尺寸上的定义。其次,在适当的情况下,参数能够使发明以非常清晰和有效的方式与现有技术区分。对于选择发明来说尤其如此,甚至可能是至关重要的。
解决问题
如果在专利申请文件中包括参数的 "是什么"、"如何 "和 "何时",那么在欧洲专利局避免或克服涉及参数限定的不清楚、不充分和/或创造性问题的驳回通常是很简单的。
是什么 – 清楚、简要地说明是什么参数,避免笼统的术语。
如何 – 说明测量该参数的方法。最好是在不同的细节层次上,例如先说明一般性技术,然后列出更具体的细节。对于不那么常规的参数来说,将申请人采用的方法作为例子可能是有益的。在适用时,请引用所采用的具体行业标准。
何时 – 考虑测量技术的有效性在过去是否发生过变化、在未来是否会发生变化,如果是,则应当说明所采用的任何材料、设备和/或标准的相关日期或版本。
还应提醒申请人,如果发现现有技术公开了相关产品但没有限定参数,则申请人有义务提供对比数据,证明所公开的产品不具备要求的参数。
示例
被驳回的权利要求语言 |
可接受的权利要求语言 |
有用的说明书内容 |
... 颗粒的大小为… |
... 颗粒的Z-平均流体力学直径,通过动态光散射测量,为… |
说明书有例子列出了动态光散射测量的细节,如采用的仪器、浓度、波长、散射角和温度等 |
...聚丙烯的质量为… |
... 根据ASTM D6474 - 20标准确定的重量平均分子量为......的聚丙烯。 |
说明书包括对ASTM标准的解释以及实施该标准所需的选择(例如材料选择、标准中规定的可选步骤) |
...流体的粘度为… |
... 该液体在40℃时的运动粘度为… |
说明书有例子列出了所采用的粘度计和相关校准常数 |